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Coexistencia pacífica de una marca de la Unión con una marca nacional en una parte de la Unión Europea

La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 20 de julio de 2017 resuelve las tres cuestiones prejudiciales planteadas en el asunto entre Ornua Co-operative Ltd y Tindale & Stanton Ltd España, S.L, en relación a la interpretación del artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea.

La primera cuestión prejudicial planteada, es si el artículo 9.1.b) del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que, habida cuenta del carácter unitario de la marca de la Unión, el hecho de que una marca de la Unión y una marca nacional coexistan pacíficamente en una parte de la Unión permite concluir que no existe riesgo de confusión entre dicha marca de la Unión y el referido signo en otra parte de la Unión, en la que no se da la coexistencia pacífica entre esa marca de la Unión y el signo idéntico a esa marca nacional.

El Tribunal de Justicia recuerda que las marcas de la Unión gozan de una protección uniforme y producen sus efectos en todo el territorio de la Unión. Por tanto, cuando el uso de un signo crea un riesgo de confusión con una marca de la Unión en una parte de la Unión, mientras que en otra parte de ésta el mismo uso no crea ese riesgo, existe violación del derecho exclusivo conferido por esa marca. En tal caso, el tribunal de marcas de la Unión que conozca del asunto debe prohibir la comercialización de los productos en cuestión con el signo controvertido en todo el territorio de la Unión, con excepción de la parte de éste en la que se haya constatado la inexistencia de riesgo de confusión. En consecuencia, el artículo 9.1.b) del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una marca de la Unión y una marca nacional coexistan pacíficamente en una parte de la Unión Europea no permite concluir que no existe riesgo de confusión entre dicha marca de la Unión y el referido signo en otra parte de la Unión, en la que no se da la coexistencia pacífica entre esa marca de la Unión y el signo idéntico a esa marca nacional.

La segunda cuestión prejudicial planteada,en esencia, es si el artículo 9.1.b) del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que los factores que, a juicio del tribunal de marcas de la Unión que conozca de una acción por violación de marca, sean pertinentes para apreciar si el titular de una marca de la Unión está habilitado para prohibir el uso de un signo en una parte de la Unión a la que no se refiere esa acción pueden ser tenidos en cuenta por ese tribunal para apreciar si dicho titular está habilitado para prohibir el uso de ese signo en la parte de la Unión a que se refiere dicha acción.

El Tribunal de Justicia parte del hecho de que el examen que ha de realizar el tribunal de marcas de la Unión competente debe fundamentarse en una apreciación global de todos los factores pertinentes del caso concreto de que conoce. Es decir, una comparación gráfica, auditiva y conceptual entre la marca de la Unión de que se trata y el signo utilizado por el tercero, mediante una apreciación global basada en la impresión de conjunto que producen esta marca y este signo en el público pertinente. Por ello, el artículo 9.1.b) del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que los factores que, a juicio del tribunal de marcas de la Unión que conozca de una acción por violación de marca, sean pertinentes para apreciar si el titular de una marca de la Unión está habilitado para prohibir el uso de un signo en una parte de la Unión Europea a la que no se refiere esa acción pueden ser tenidos en cuenta por ese tribunal para apreciar si dicho titular está habilitado para prohibir el uso de ese signo en la parte de la Unión a que se refiere dicha acción, siempre y cuando las condiciones del mercado y las circunstancias socioculturales no difieran significativamente en esas dos partes de la Unión.

La tercera cuestión prejudicial planteada,es si el artículo 9.1.c) del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una marca de la Unión que goza de renombre y un signo coexistan pacíficamente en una parte de la Unión permite concluir, habida cuenta del carácter unitario de la marca de la Unión, que existe una justa causa que legitima el uso de ese signo en otra parte de la Unión, en la que no se da tal coexistencia pacífica.

El Tribunal de Justicia en línea con las anteriores cuestiones, responde que el artículo 9.1.c) del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una marca de la Unión que goza de renombre y un signo coexistan pacíficamente en una parte de la Unión Europea no permite concluir que existe una justa causa que legitima el uso de ese signo en otra parte de la Unión, en la que no se da tal coexistencia pacífica.