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Infracción por competencia desleal respecto de la parte del know how no incluida en la patente.

El Tribunal Supremo resuelve en su sentencia de 20 de Julio de 2.017, un caso de competencia desleal en relación al know how y a las patentes.

El caso en cuestión se suscita en relación al Know How de la empresa Pipe Restoration Technologies, LLC. Esta empresa licenció en exclusiva a Aceduraflo España, S.L. para la utilización de su patente y sus marcas en España. El contrato entre las partes fue resuelto por incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por Aceduraflo España.

Un trabajador de Aceduraflo España, constituyó una sociedad, Tecnología en Restauración de Tuberías sin Obras, S.L.U. cuyo objeto social era el mismo que el de Aceduraflo España. Tras un conflicto resuelto en el orden social, se declaró la existencia de una sucesión de empresa de Aceduraflo España a Tecnología.

Posteriormente, uno de los socios Aceduraflo España, constituyó la sociedad Aire Corindón Epoxy, S.L., cuyo objeto social es la fabricación y venta de maquinaria para la restauración de tuberías sin obras, cuya página web redirige a la web de Aceduraflo España.

Pipe Restoration Technologies, demandó a Aceduraflo España, Tecnología en Restauración de Tuberías sin Obras, Aire Corindón Epoxy, y a los socios de Aceduraflo España, en ejercicio de acciones de competencia desleal, basadas en la realización de los siguientes actos de competencia desleal: violación de secretos, aprovechamiento por alguno de los codemandados de la violación de secretos industriales, actos de engaño y conductas contrarias a la buena fe.

Los demandados se opusieron a la demanda y, además, Aceduraflo España formuló reconvención en la que pedía la nulidad del contrato con Pipe Restoration Technologies, por vicio en el consentimiento y por falta de objeto, al entender que la patente sobre la que se contrató era una patente en USA y no en Europa donde ya existía algo similar por lo que no se contrató sobre nada secreto, por lo que de haberlo sabido no habría contratado la licencia.

El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda, al apreciar que había habido una violación de secretos y un aprovechamiento de la violación de secretos, y desestimó la reconvención formulada por Aceduraflo España, por entender que el know how es distinto del era distinto de la patente USA, y también difería de los sistemas empleados por otras empresas.

La sentencia fue recurrida impugnando únicamente la estimación de la demanda. La Audiencia reconoce que existía un modo de hacer o procedimiento empleado por Pipe Restoration Technologies, que es el know how objeto del contrato con Aceduraflo España, y era un secreto industrial. Y declaró que los demandados habían creado un entramado de empresas para explotar dicho know how o aprovecharse de él. Y, en relación a ala vulgarización del sistema de Pipe Restoration Technologies, la Audiencia entendió que este hecho debía haber sido acreditado por quien lo invoca y no lo hizo.

Frente a dicha sentencia se interpuso recurso de casación basado en dos motivos:

1. Infracción del art. 33 LCD y de la jurisprudencia que lo interpreta, «al reconocer la sentencia recurrida legitimación activa a una empresa extranjera sin intervención en el mercado español».

La legitimación para el ejercicio de las acciones de competencia desleal exige un doble requisito: que quien pretende accionar participe en el mercado y que tenga intereses económicos directamente afectados por la conducta desleal.

El Tribunal Supremo argumenta que no se puede negarle legitimación activa a Pipe por cuanto la expresión «que participe en el mercado», abarca a todos los empresarios que llevan a cabo directamente su actividad económica en él y a los consumidores o destinatarios de dicha actividad económica, y debe analizarse también en función de la concreta conducta desleal, para evitar que una aproximación muy literalista del término conduzca al absurdo de negar legitimación activa al titular de los intereses económicos directamente afectados por las conductas desleales.

En el caso concreto, Pipe Restoration Technologies es una sociedad americana con un know how propio, que fue objeto de contrato de licencia con una empresa española, para que explotara en exclusiva en España ese know how y sus marcas. Por esta vía, Pipe Restoration Technologies participa en el mercado español primero a través de Aceduraflo España mediante el contrato con ésta y, luego, tras la resolución del contrato, por medio de una sociedad filial, Pipe Restoration Technologies España, S.A. El hecho de suministrar a Aceduraflo España el know how propio, mediante una licencia, para que lo explotara en el mercado español, era una forma de introducirse y participar en este mercado.

2. Infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el concepto de know how y su incompatibilidad con la divulgación.

El Tribunal Supremos desestima el motivo por no especificar la norma jurídica infringida. Además, el motivo incurre en una petición de principio, pues parte de una consideración previa que no se

acomoda a lo declarado por el tribunal de instancia, al presuponer que el secreto industrial en que consistía el know how cedido en licencia por Pipe Restoration Technologies a Aceduraflo España coincidía con la invención que fue objeto de la patente americana, cuando esta circunstancia no se ha declarado probada en la sentencia de apelación. Respecto de este último punto, el Tribunal Supremo señala que es cierto que la patente supone, respecto de la invención protegida, su divulgación y por ello deja de ser secreto. Pero también lo es que la patente puede venir complementada con un know how , que escapa al objeto de la patente, y que puede facilitar su explotación empresarial. Lo que no implica que la invención absorbiera todo el know how de la empresa, y por lo tanto subsistir un secreto industrial respecto de lo no divulgado

En Consecuencia el Tribunal Supremo desestima el recurso.