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Agotamiento del derecho de marca en el caso de marcas paralelas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve en su sentencia de 20 de Diciembre de 2.017, cuatro cuestiones prejudiciales planteadas por un juzgado español, en relación a la interpretación del artículo 7.1 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y del artículo 36 TFUE.
 
Las cuestiones prejudiciales se suscitan con ocasión de un litigio entre Schweppes, S.A., y Red Paralela, S.L., y Red Paralela BCN, S.L., en el que Schweppes demanda contra Red Paralela por violación de las marcas paralelas españolas, motivada por el hecho de que las partes demandadas en el litigio principal habían importado y distribuido en España botellas de tónica designadas con la marca Schweppes procedentes del Reino Unido, cuya comercialización en España sería ilícita, al no haber sido fabricadas y comercializadas estas botellas de tónica por ella misma o con su consentimiento, sino por Coca-Cola, quien, según Schweppes, no tiene ningún vínculo económico o jurídico con el grupo Orangina Schweppes. En este marco, sostiene que, vista la identidad de los signos y de los productos de que se trata, el consumidor no será capaz de distinguir la procedencia empresarial de dichas botellas. Por su parte Red Paralela invoca el agotamiento del derecho de marca que a su juicio se deriva, respecto de los productos Schweppes procedentes de Estados miembros de la Unión Europea en los que Coca-Cola es titular de las marcas paralelas, de un consentimiento tácito, existiendo vínculos jurídicos y económicos entre Coca-Cola y Schweppes International en la explotación común del signo «Schweppes» como marca universal.
 
El TJUE parte de los siguientes hechos:
 
El signo «Schweppes» goza de renombre mundial. Este signo no ha sido objeto de un registro único como marca de la Unión, sino que está registrado como marca nacional, denominativa y figurativa, en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo (EEE), siendo todas ellas fundamentalmente idénticas.
 
Inicialmente, Cadbury Schweppes era la titular de todas las marcas Schweppes registradas en el EEE («marcas paralelas»). Posteriormente, Cadbury Schweppes cedió a Coca-Cola una parte de estas marcas paralelas, incluidas las registradas en el Reino Unido. Cadbury Schweppes y Schweppes International conservaron la titularidad del resto de esas marcas paralelas, incluidas las registradas en España.
 
Pese a esta cesión Schweppes International ha potenciado una imagen global de la marca Schweppes, a pesar de ser titular de las marcas paralelas sólo en una parte de los Estados miembros del EEE, habiendo contribuido Coca-Cola al mantenimiento de dicha imagen global. Esta imagen global genera confusión en el público pertinente español en cuanto al origen empresarial de los productos «Schweppes»;
 
Schweppes International, que no es titular de derechos sobre la marca Schweppes en el Reino Unido (donde el titular es Coca-Cola), reivindica en su sitio de Internet el origen británico de la marca, así mismo su sitio web dedicado a la marca Schweppes, incluye vínculos al sitio británico gestionado por Coca-Cola, llevando a cabo en el Reino Unido, a través de redes sociales, acciones de promoción e información dirigidas a los clientes respecto de los productos «Schweppes». Schweppes International no se opone a que se comercialicen en línea productos «Schweppes» de origen británico en varios Estados miembros del EEE en los que es titular de las marcas paralelas, sino que se venden productos «Schweppes» en todo el territorio del EEE a través de sitios de Internet, sin distinción de origen.
 
La presentación de los productos «Schweppes» comercializados por Schweppes International es muy similar, e incluso en alguno países idéntica, a la de los productos «Schweppes» de origen británico. Aunque Schweppes International es el titular de las marcas paralelas, la explotación de la marca en los Países Bajos (elaboración, embotellado y comercialización del producto) corre a cargo de Coca-Cola, en calidad de licenciataria.
Tras la cesión de una parte de las marcas paralelas a Coca-Cola, los dos titulares de las marcas paralelas han solicitado, en sus territorios respectivos, el registro de nuevas marcas Schweppes idénticas o similares para los mismos productos, e incluso Coca-Cola no se ha opuesto, a la solicitud de registro por parte de Schweppes International de un modelo comunitario que contiene el elemento denominativo «Schweppes».
 
En tales circunstancias, el Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona decidió suspender el procedimiento y plantear cuatro cuestiones prejudiciales que se resumen en si el artículo 7.1 de la Directiva 2008/95, a la luz del artículo 36 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que impide que el titular de una marca nacional se oponga a la importación de productos idénticos designados con la misma marca procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que pertenecía inicialmente al mismo titular, es actualmente propiedad de un tercero que ha adquirido los derechos relativos a la misma mediante cesión, cuando concurren una o varias de las siguientes circunstancias: el titular ha promovido una imagen de marca global asociada al Estado miembro de donde proceden los productos cuya importación pretende prohibir; el titular y el tercero coordinan su estrategia de marca para promover deliberadamente, en el conjunto del EEE, la apariencia o la imagen de marca única y global; la imagen de marca única y global proyectada de este modo genera confusión en el consumidor medio en cuanto al origen empresarial de los productos designados con esta marca; el titular y el tercero mantienen intensas relaciones comerciales y económicas, aunque no de estricta dependencia, para la explotación conjunta de la marca; el titular ha consentido, expresa o tácitamente, que los mismos productos cuya importación pretende que se prohíba se importen en otro u otros Estados miembros en los que sigue siendo propietario de los derechos de marca.
 
En tal sentido, el TJUE responde a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 7.1 de la Directiva 2008/95, a la luz del artículo 36 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que impide que el titular de una marca nacional se oponga a la importación de productos idénticos designados con la misma marca y procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que pertenecía inicialmente al mismo titular, es actualmente propiedad de un tercero que ha adquirido los derechos relativos a la misma mediante cesión cuando, tras esta cesión,
– el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, ha seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, creando o reforzando de este modo una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con ésta,
– existen vínculos económicos entre el titular y dicho tercero, en el sentido de que coordinan sus políticas comerciales o se conciertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de la marca, de modo que tienen la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura dicha marca y de controlar su calidad.