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Antecedentes del litigio

El 14 de junio de 2018, Hijos de Antonio Juan, S. L., presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo DONAS DULCESOL para varios productos alimenticios, entre ellos, productos de pastelería y confitería; bollería; bizcochos; brioches y tartas.

La solicitud de marca se publicó en el Boletín de Marcas de la Unión Europea n.º 150/2018, de 9 de agosto de 2018.  El 10 de septiembre de 2018, la recurrente, Bimbo Donuts Iberia, S. A., entonces denominada Bakery Donuts Iberia, S. A., formuló oposición contra el registro de la marca solicitada  basándose en su marca española denominativa anterior DONAS, que designa los siguientes productos: purés y legumbres secas; productos de panificación, harinas, cereales, sémolas y tapiocas comprendidos en esta clase, almidón para usos alimenticios, malta, pastas alimenticias, arroz y levaduras.

El motivo invocado en apoyo de la oposición era el previsto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001: “cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.”

Decisión del Tribunal General

A raíz de la solicitud presentada por Hijos de Antonio Juan y conforme al artículo 47, apartados 2 y 3, del Reglamento 2017/1001, la EUIPO instó a la recurrente a aportar la prueba del uso efectivo de la marca anterior invocada en apoyo de la oposición. Esta dio cumplimiento a lo requerido en el plazo señalado.

El 30 de enero de 2020, la División de Oposición desestimó la oposición en su totalidad debido a que la recurrente no había demostrado el uso efectivo de la marca anterior invocada con respecto a los productos en los que se basaba la oposición.

En marzo de ese mismo año, la recurrente interpuso recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Oposición la cual fue desestimada. En concreto, consideró que la recurrente no había aportado la prueba del uso efectivo de la marca anterior con respecto a los productos para los que se había registrado dicha marca. En cambio, admitió que la recurrente había demostrado el uso efectivo de esa marca respecto de «piezas esponjosas de repostería con forma de bolas, glaseadas o cubiertas de chocolate», pero desestimó sus alegaciones dirigidas a incluir este producto en las categorías de «productos de panificación» y de «pastas alimenticias», contempladas por la marca anterior.

Por lo que respecta a los «productos de panificación», la Sala de Recurso estimó que designan o bien el «pan común» o el «pan especial», y que existe una clara diferencia entre estos productos y los productos de bollería o pastelería, pese a que se fabrican de forma similar. Por su parte, la oficina comunitaria considera que las pastas alimenticias se refieren a los conocidos productos de la cocina italiana como espagueti, tagliatelle, penne y farfalle, y no comprenden los productos para los que se había usado la marca anterior DONAS.

De esta forma, se muestra la necesidad de una correcta redacción de la lista de productos y servicios en el momento de la solicitud de una marca.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta) de 1 de septiembre de 2021. Asunto T-697/20.