SJM Cantabria de 3 de septiembre de 2018 ECLI: ES:JMS:2018:2180

La Asociación de Sidra Asturiana (ASSA) formula demanda contra Benjamin (Sidra Somarroza) ejercitando una acción de infracción marcaria y de competencia desleal, deduciendo varias pretensiones, entre ellas, la declaración de infracción e indemnización del daño. La marca invocada por la actora era la “BOTELLA MOLDE DE HIERRO”, tridimensional. No se trata de una marca colectiva o de garantía, sino simplemente de una marca tridimensional para distinguir productos. Conforme a la exposición fáctica de la demanda, la marca diferenciaría la sidra natural producida por los lagareros asturianos, tanto de otro tipo de sidras, como de la sidra natural producida en lagares situados fuera de la región, de modo que, no teniendo el demandado lagar en Asturias, no es miembro de ASSA y por tanto no podría utilizar la indicada botella para envasar la sidra natural que produce.

Benjamin (Sidra Somarroza) se opone a la demanda, pide que se desestime íntegramente e interesa por vía reconvencional la declaración de nulidad de la marca en cuestión por incurrir el signo en las prohibiciones absolutas de los artículos 5.1.a), 5.1.b ) y 5.1.e) de la Ley de Marcas de 2001.

La sentencia desestima íntegramente la demanda, estimando la demanda reconvencional de nulidad de la marca por ausencia de carácter distintivo y por constituir la marca la forma necesaria para la obtención de un resultado técnico.

     A) Respecto de la ausencia de carácter distintivo (causa de nulidad ex art 5.1.b) LM), razona la sentencia, que la marca en cuestión se registró para una clase de productos y “consiste en la representación caprichosa de una botella de forma cilíndrica, vista tridimensionalmente, en el tercio superior se formar el cuello de la misma, también de forma cilíndrica, estrechándose ligeramente en sentido ascendente en la parte superior, con un reborde más grueso en el extremo”.

La sentencia destaca la sencillez de la representación gráfica de la botella: una sola imagen de una botella desnuda, sin ninguna particularidad destacable a simple vista. De la descripción únicamente pueden extraerse las siguientes características: cilíndrica, se estrecha ligeramente en el cuello en sentido ascendente y presenta un reborde más grueso en el extremo. La botella no tiene ningún grabado, relieve, estría, entrantes, ni forma alguna que se separe significativamente de la representación que cualquier consumidor podría hacerse de una botella común. Tampoco se identifica un color concreto.

Por otro lado, los productos amparados son todos ellos de consumo ordinario. El consumidor medio, por lo tanto, sin prestar especial atención ni efectuar análisis o comparación debería a simple vista identificar un origen empresarial concreto. La botella debe identificarse con el producto (la sidra, entre otros) al ser el envase de un producto que precisa por imperativo técnico un recipiente para su comercialización. Esta forma, no solo se describe en su registro de una manera totalmente usual sin particularidades reseñables, sino que, sobre todo, ni identifica ni ha identificado nunca un concreto origen empresarial que diferenciase el producto de un empresario del de otros, en los términos descritos en el anterior fundamento. Al contrario, la demandante pretende una identificación general e indeterminada de cualquier empresario que elabore sidra en instalaciones en el Principado de Asturias, y se pretende además con un carácter histórico y retroactivo (notorio, renombrado), pasando de unos colectivos de empresarios y unas asociaciones a otras hasta llegar a la actual titular registral. Es decir, la lógica del demandante es que la botella identifica el origen geográfico del producto, o la sede física del respectivo lagar (llevado al extremo, y partiendo de que se considera que el producto es idéntico, nada impediría que Somarroza trasladase sus instalaciones a Asturias y en ese caso, pudiera hacer uso del signo).

Para el Juzgado no cabe concluir de ningún modo que el signo (la botella desnuda) permita la identificación por un consumidor medio (sin necesidad de efectuar un análisis o una comparación y sin prestar una atención especial -incluso de hacerlo-) de un concreto origen empresarial y la decisión de «repetir o evitar» la experiencia de consumo de la sidra de un empresario concreto. Esta decisión se basará necesariamente en otros elementos, no en el signo registrado.

     B) Respecto de que la marca es la forma necesaria para la obtención de un resultado técnico (causa de nulidad ex art 5.1.e LM) la sentencia comienza por recordar la jurisprudencia del TJUE que al examinar esta causa de nulidad señala que con ella se trata de evitar el registro de las formas de producto que no hacen sino incorporar una solución técnica y cuyo registro como marca obstaculizaría realmente, por ello, la utilización de esa solución técnica por otras empresas, resultando irrelevante la existencia de otras formas alternativas para la obtención de dicho resultado. Deben examinarse las «características esenciales» del signo, entendidas como sus elementos más importantes, pudiendo realizarse mediante un simple análisis visual de ese signo o, por el contrario, fundarse en un examen minucioso en el que se tengan en cuenta elementos útiles para la apreciación, como investigaciones y peritajes, o incluso datos relativos a los derechos de propiedad intelectual conferidos anteriormente en relación con el producto de que se trate. Todas las características esenciales deberían ser funcionales en el sentido indicado, responder a una función técnica, ya que cuando el objeto de la solicitud de registro como marca es una forma de producto en la que un elemento no funcional, como un elemento ornamental o de fantasía, desempeña un papel importante, las empresas competidoras tendrán fácilmente acceso a formas alternativas de funcionalidad equivalente, por lo que no existe ningún riesgo de que se restrinja la disponibilidad de la solución técnica.

En el caso del que se ocupa la sentencia, considera el Juzgado que no cabe derivar función técnica alguna de la representación gráfica ni de la descripción del signo en el registro, sin embargo, es la propia parte demandante quien, al pretender justificar la distintividad, no hace sino una acopio de argumentos técnicos «de las 5 características que el informe pericial actor expone, 4 se describen con un claro matiz y finalidad técnica, dirigidas a (1) soportar la presión en el corcho del carbónico de la sidra natural (bocal troncocónico engrosado de una diámetro y grosor concreto) y a (2) facilitar el escanciado frenando la velocidad de salida de la sidra por el bocal (conjunción de la forma del cuello y del hombro en un ángulo determinado) para obtener una caída del chorro lo más vertical posible facilitando así el correcto escanciado, así como a (3) la protección de la sidra de los nocivos efectos de la luz (mediante el empleo de un color que no se precisa con código alfanumérico, sino con su identificación como «muy oscuro», ni tampoco por su exacta composición -«por la adición al horno, como componente del vidrio, de grandes cantidades del denominado «calcín» o «chatarra de vidrio», generalmente trozos de botellas rotas, restos de crisoles, etc. Actualmente se fabrica en el que se conoce como «vidrio verde», ligeramente más claro». La otra característica (la capacidad de 700 cc) se vincula con el mantenimiento de la medida usual o

tradicional de consumo de sidra en Asturias». Y ésta última no siendo técnica, es una característica no esencial, representándose como muy poco probable que se fuera tolerar el uso en el mercado de un signo idéntico que únicamente se diferenciara por la capacidad de la botella que en cualquier caso es una cualidad que no se presenta como esencial.

Además, se insiste (fundamento de derecho primero, apartados 11.ii y 11.iii) en que estas características fueron buscadas como solución técnica a una determinada necesidad, para una función (el escanciado) necesaria para el despliegue de las propiedades de la bebida, y que la botella surge como evolución de un molde que había sido objeto de una patente extinguida en 1835 (no se aporta documentación que permita su examen, pero como apunta la jurisprudencia del TJUE, se trata de un indicio poderoso de la concurrencia de la prohibición de registro), suponiendo la botella «molde de hierro» una «innovación técnica».

Por todo ello concluye la sentencia que concurre la prohibición del art 5.1.e LM, segundo inciso.