La particularidad del supuesto examinado por la sentencia es el hecho de que el producto patentado no lo comercializaba el infractor como tal, sino formando parte de un producto compuesto. En cambio, el demandante si comerciaba, tanto el producto protegido por la patente, como productos compuestos que incorporan el producto patentado.

El perjudicado pretendía que el cálculo de la indemnización se realizara en base a los productos que comerciaba (precio de venta al público del producto patentado y precio de venta al público de productos distintos que incorporaban el elemento patentado), de donde obtenía la parte proporcional del ‘precio de los productos que correspondía al elemento patentado. Sobre esta base, deduciendo los costes de adquisición, determinaba el beneficio obtenido por el infractor en la venta de los productos compuestos que incorporaban el elemento patentado.

El Juzgado no acepta la determinación del beneficio conforme a lo propuesto por el infractor, considerando como premisas para la determinación de la indemnización, las siguientes: a) el infractor ha obtenido un beneficio; b) para determinar el beneficio “solo” debe considerarse el  beneficio realmente obtenido “como consecuencia” de la infracción, es decir, los derivados de la explotación del invento patentado; c) la carga de la prueba de los beneficios obtenidos por el infractor corresponde al demandante que los reclama.

Como consecuencia de ello el Juzgado no puede atender lo pedido por el demandante, porque el cálculo que propone no determina el beneficio obtenido por el infractor. En su lugar la sentencia concede a la demandante una indemnización consistente en “el beneficio obtenido por la actora de la comercialización de las asas (coste de producción -precio de venta), y multiplicarlo por el número de unidades de producto de la infractora/demandada que incorporan la realización cuestionada en la demanda”.

En nuestra opinión, la prueba aportada al proceso por la demandante no es atendida por el Juzgado, lo cual es totalmente acertado y, para ello, además, el Juzgado se apoya en la doctrina de la SAP de Barcelona de 20 de septiembre de 2019 que en un asunto de propiedad intelectual e interpretando norma análoga señala que “es esencial determinar la incidencia causal que pueda tener en los beneficios la utilización
de la obra infringida pues no se trata de determinar simplemente cuáles han sido los beneficios de alguna forma relacionados con la infracción sino los beneficios que haya podido reportar a la parte el uso de la obra infringida” y de la SAP de Alicante de 23 de octubre de 2008 que impone al demandante la carga de la prueba del beneficio obtenido por el infractor como consecuencia de la violación y señala, además, que la indemnización deberá tomar en consideración el hecho de que el beneficio puede tener causa distinta de la infracción (la circunstancia de que se trata de un taller que funciona, al menos, desde el año 1996 y su clientela, durante el tiempo denunciado de infracción, no sólo habrá provenido del único hecho constitutivo de la violación -(el uso de la marca DAF en el rótulo de la carretera y en la entrada al taller-, sino, indudablemente, de la propia dinámica de las relaciones comerciales, y la fidelización de clientes anteriores).

La determinación de la indemnización mediante la opción del beneficio obtenido por el infractor es compleja por la multitud de factores que concurren en la generación del beneficio. En primer lugar, el margen no es el beneficio. Es decir, la diferencia entre el precio de reventa y el de adquisición no es beneficio, sino margen para contribuir a la estructura de otros costes y, en su caso, beneficio o pérdida.

Aun cuando corresponde al demandante la carga de la prueba de la existencia del beneficio y su relación causal con la infracción del derecho de propiedad industrial, normalmente solo podrá determinar el margen comercial obtenido por el infractor. Parece lógico pensar que si este último pretende imputar otros gastos o costes distintos del precio de adquisición de los bienes, deberá probar su existencia y trazabilidad como coste de las operaciones comerciales infractoras. Son costes indirectos que, probada su trazabilidad, dejan de ser tales y tienen la consideración de costes directos. .

Por otro lado, los “productos infractores” pueden ser compuestos no solo por el hecho de que incorporan un elemento infractor, sino porque también puede suceder que concurran otros elementos infractores (o no) de titularidad de otras personas, como pueden ser marcas, diseños, derechos de autor sobre folletos comerciales u otras patentes. En estos casos deberán tomarse en consideración tales derechos para poder llegar a determinar el beneficio que corresponde al perjudicado por una infracción.

SJM de Barcelona de 6 de octubre de 2022.