ANTECEDENTES DEL LITIGIO

Boungiorno Myalert S.A. (en adelante, Boungiorno) es una compañía que en el año 2010 prestaba servicios de información a través de la red de internet y telefonía móvil. En esa época lanzó una campaña para la suscripción del servicio de remisión de contenidos multimedia vía SMS que comercializaba con la denominación “Club Blinko”, en la que “ofrecía, en determinadas páginas web a las que se accedía a través de banner con el signo ZARA insertados en otras páginas web, en Facebook y Hotmail, la participación en un sorteo en el que el premio estaba constituido por una tarjeta regalo de ZARA por importe de 1000 euros”. En concreto, se indicaba lo siguiente:

“Club Blinko suscríbete y participa ahora en este fantástico sorteo y llévate 1000 euros en efectivo. Me gustaría gastarlos así: 1000 euros ZARA tarjeta regalo. Tu número de móvil para poder obtener tu tarjeta”.

En la pantalla que se mostraba tras clicar en el banner, el signo ZARA aparecía en todos los casos destacado y enmarcado en un rectángulo, evocando el formato de las tarjetas habitualmente emitidas por bancos, grandes almacenes y otras entidades con fines comerciales. La participación en el sorteo estaba condicionada a la suscripción del servicio, de pago, y al mantenimiento de la misma durante un tiempo mínimo de 30 días, según se hacía constar en el texto informativo que figuraban en el faldón de la pantalla, en el que también se hacía referencia al prestador del servicio y las condiciones de este. La suscripción al servicio podía llevarse a cabo a través de esa misma pantalla.

La titular de la marca ZARA (Inditex), el 20 de diciembre de 2010, remitió un requerimiento formal a Boungiorno para que cesara en el empleo de su marca en estas campañas promocionales y le anunciaba que iba a reclamar la indemnización de los daños y perjuicios causados. Boungiorno contestó al requerimiento para negar que hubiera infringido los derechos de Inditex, aunque también comunicó que había retirado las campañas.

En julio de 2013, Inditex presentó una demanda contra Boungiorno por el empleo que había hecho del signo ZARA en las reseñadas campañas publicitarias. En la demanda se ejercitaban acciones marcarias, al entender que se habían infringido los derechos de exclusiva de la marca ZARA, al amparo tanto del art. 34.2.b) LM, por riesgo de confusión, como del art. 34.2.c) LM, por aprovechamiento del renombre de la marca y perjuicio de dicho carácter renombrado. Con carácter subsidiario, el demandante también ejercitó acciones de competencia desleal, porque los hechos reseñados constituían una conducta tipificada en los arts. 4, 12 y 22.6.b) LCD.

La demandada negó que hubiera existido una infracción de los derechos de la demandante sobre la marca ZARA, ya que el uso puntual de este signo no había sido a título de marca, sino que se encuadraba dentro de los usos lícitos de signos distintivos ajenos. En particular, se utilizó la marca ZARA a título indicativo de uno de los regalos ofrecidos en caso de resultar ganador del sorteo que se realizaba entre quienes se suscribieran al servicio de suministro de contenidos multimedia ofrecido por la demandada. También negó que se hubieran ocasionado daños y perjuicios a la demandante.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda. Primero razonó por qué el empleo de la marca ZARA por la demandada era un uso descriptivo amparado por el art. 37 LM, que regula los límites del derecho de marca. El juzgado entendió que se trataba de un uso con justa causa y conforme a los usos del comercio, en tanto que necesario para la identificación del premio, por lo que estaba dentro de los límites del derecho de marca previstos en el art. 37 LM. Luego, entró a analizar los requisitos previstos en las letras b) y c) del art. 34 LM para la infracción marcaria, y concluyó que el uso realizado por la demandada no afectaba a ninguna de las funciones de la marca. También concluyó que no había habido lesión a la notoriedad de la marca, ni tampoco aprovechamiento indebido de su reputación. Las acciones de competencia desleal también fueron desestimadas al apreciarse que habían prescrito.

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Inditex. En relación con las acciones marcarías, el recurso se centraba en la procedencia de la infracción marcaria, al amparo de la especial protección que confiere a las marcas notorias el art. 34.2.c) LM. El recurso también impugnó la desestimación de las acciones de competencia desleal.

La Audiencia, después de desatender la objeción planteada por la otra parte de retraso desleal en el ejercicio del derecho, analizó si había existido infracción de la marca notoria ZARA y concluyó que no. Desestima también la impugnación relativa a la desestimación de las acciones de competencia desleal, lo que ha quedado firme al no haber sido objeto de recurso de casación ni estar afectado por el recurso extraordinario por infracción procesal.

Frente a la sentencia de apelación, Inditex formula recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Recurso extraordinario por infracción procesal

El motivo se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, “por errónea valoración de la prueba, puesto que la sentencia recurrida incurre en patente error al confirmar el pronunciamiento de la sentencia de instancia respecto a que el premio de la promoción comercial era una tarjeta de 1.000 euros de ZARA, cuando en realidad se sortearon premios en metálico”.

En este caso, el error denunciado no es propiamente un error notorio o patente, pues en la propia acta notarial que protocoliza las bases de la promoción, al reseñar los premios, incluye la advertencia siguiente: “los premios aquí indicados podrán variar en función de la publicidad a través de la cual se hubiera producido la participación del usuario ganador”. Por lo que no es notoria o palmaria la contradicción advertida en el motivo, que los tribunales de instancia hubieran apreciado que uno de los regalos de la promoción era una tarjeta regalo por importe de 1.000 euros de ZARA, y que este regalo promocional no existía. Las propias bases de la promoción advertían que los regalos podían cambiar en función de la publicidad a través de la cual se produjera la participación del usuario. Y en este caso el regalo consistente en la tarjeta regalo de 1.000 euros de ZARA fue introducida mediante la publicidad que se denuncia por la demandante que constituyó una infracción de su marca ZARA.

Recurso de casación

El art. 34.2.c) LM confiere al titular de la marca registrada la facultad de “prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: (…) c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”

En este caso, no hay duda de que la marca de la demandante ZARA es renombrada. Al mismo tiempo está acreditado en la instancia que la demandada empleó este signo en la campaña promocional de sus servicios en el año 2010, al anunciar que el regalo promocional de uno de los servicios ofertados era un sorteo de 1.000 euros que podían gastarse en una tarjeta de regalo de 1.000 euros de ZARA. De este modo se cumplía el requisito de haber usado un signo idéntico al de la marca renombrada ZARA, aunque no para ofertar productos o servicios con esta marca, sino para ilustrar uno de los premios del sorteo a que daba derecho a participar la contratación de los servicios que la demandada ofertaba. Si no fuera porque el uso realizado por el signo ZARA se ha considerado descriptivo, la conducta de la demandada podría haber quedado encuadrada en el art. 34.2.c) LM, siempre que se acreditara que ese uso del signo ZARA conllevaba un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca, o que perjudicara su distintividad o notoriedad.

La primera y principal razón aportada por el juzgado para negar la infracción de la marca es la consideración de que el uso realizado de la marca ZARA por la demandada era un uso descriptivo amparado por el art. 37 LM. Luego, a mayor abundamiento, el juzgado negó que concurrieran los requisitos exigidos por el art. 34.2.b) y c) para que existiera infracción de la marca.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas al regular los efectos del registro de marca, se refiere en primer lugar, en el art. 34, a los derechos conferidos por la marca, y en concreto en el apartado 2 al ius prohibendi. Y, más adelante, el art. 37 LM establece una enumeración de limitaciones del derecho de marca, supuestos en que una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero su uso en el tráfico económico, eso sí conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Uno de estos supuestos, en la redacción originaria de la ley, que es la aplicable al caso, es cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o servicio (letra c). Bajo este supuesto debía entenderse incluido, como explicita ahora la Ley tras la reforma introducida por el Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre, el uso de la marca para “designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos”. Esto es lo que entiende el tribunal de apelación que ha hecho la demandada al emplear el signo ZARA para publicitar que uno de los premios del sorteo en que se participaba con la adquisición del servicio ofertado por la demandada, era una tarjeta regalo por valor de 1.000 euros de ZARA.

Por todo ello, procede desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por Inditex S.A.

SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO CIVIL DE MADRID. SECCIÓN: 1. FECHA: 26/10/2021. Nº DE RECURSO: 4370/2018