Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 ECLI:EU:T:2018:108

“Marca de la Unión Europea. Solicitud de marca figurativa de la Unión consistente en dos bandas paralelas en un zapato. Marca figurativa anterior de la Unión que representa tres bandas paralelas en un zapato. Perjuicio para la notoriedad.

El 1 de julio de 2009, la empresa Shoe Branding Europe BVBA presenta una solicitud de registro de marca de posición consistente en dos líneas paralelas colocadas en la superficie exterior de la parte superior de un zapato. Los productos para los que se solicita el registro están comprendidos en la clase 25 del Arreglo de Niza y corresponden a la descripción “Calzado”.

La empresa Adidas AG formuló oposición al amparo del artículo 46 del Reglamento 2017/1001, basándose en marcas figurativas anteriores, alemana y de la Unión Europea registrada en la clase 25 para “calzado” consistente en tres barras paralelas de la misma longitud y mismo ancho incorporadas en la parte superior del calzado.

La oposición de Adidas fue desestimada inicialmente por la EUIPO mediante resolución de la Sala de Recurso de fecha 28 de noviembre de 2013 considerando que no existía riesgo de confusión entre ambas marcas. Sin embargo esta resolución fue anulada por el Tribunal General mediante Sentencia de 21 de mayo de 2015 al considerar que la resolución de la EUIPO había concluido erróneamente que no existía similitud entre las marcas y sobre esa conclusión errónea consideró que no existía riesgo de confusión. La Sentencia fue recurrida en casación y el recurso fue desestimado.

Como consecuencia de la nulidad declarada por el Tribunal General, la Sala de Recurso de la EUIPO reexaminó la oposición de Adidas y estimó el recurso basándose en el artículo 8.5 del Reglamento nº 207/2009.

Shoe Branding Europe BVBA recurre la resolución de la EUIPO ante el Tribunal General, dando lugar a una Sentencia desestimatoria, la cual contiene, entre otros fundamentos, los siguientes:

  1. Recuerda la doctrina según la cual, para acogerse a la protección que otorga el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, la marca anterior, que es una marca de la Unión, debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella, en una parte sustancial del territorio de la Unión, que, en ocasiones, puede estar constituida por el territorio de un solo Estado miembro. En las circunstancias del presente asunto, puede considerarse que el territorio de Alemania constituye una parte sustancial del territorio de la Unión.
  2. Con relación al alcance de la cosa juzgada, recuerda la reiterada jurisprudencia, según la cual, una vez que una sentencia de anulación adquiere firmeza tiene la autoridad absoluta de cosa juzgada. Esta autoridad se extiende tanto al fallo de la sentencia como a los fundamentos que constituyen el sustento necesario de este fallo, por lo que dichos fundamentos son indisociables de éste. En el presente asunto, ha de señalarse que los fundamentos de la sentencia de anulación relativos al grado de atención del público pertinente, constituyen el sustento necesario del fallo de esta sentencia. Por tanto, estos fundamentos tienen también autoridad absoluta de cosa juzgada y la Sala de Recurso estaba obligada a atenerse a ellos. Al declarar la Sala de Recurso que el grado de atención era medio, se ajustó de manera efectiva y plena a los fundamentos de la sentencia de anulación. A la misma conclusión cabe llegar respecto del grado de similitud de las marcas.
  3. Ante el motivo de la falta de carácter distintivo del signo registrado en favor de Adidas, recuerda la Sentencia  que cuando se demuestra la notoriedad de una marca, carece de pertinencia establecer el carácter distintivo intrínseco de esta marca para que se considere que tiene carácter distintivo. En efecto, una marca anterior puede tener un carácter distintivo particular no sólo intrínseco, sino también gracias a la notoriedad de la que goza entre el público, de tal manera que, cuando una marca ha adquirido un carácter distintivo particular gracias a su notoriedad, un argumento basado en que sólo posee un carácter distintivo intrínseco muy escaso es inoperante en el contexto de la apreciación de la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto y, por tanto, de una infracción en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009
  4. Ante el motivo de que en la resolución de la EUIPO falta la apreciación autónoma y, en cualquier caso, apreciación errónea del riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o para la notoriedad de la marca anterior, razona la sentencia quela Sala de Recurso tuvo en cuenta, la posibilidad de que este uso fuera perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior, por el hecho de la «dilución» de la exclusividad de esta última. En cambio, la Sala de Recurso no se pronunció sobre la existencia de un perjuicio causado a la notoriedad de la marca anterior. Noobstante, teniendo en cuenta el carácter alternativo de los tres tipos de infracciones previstas en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, el motivo basado en que el uso de la marca solicitada se aprovecharía indebidamente de la notoriedad de la marca anterior, si estaba efectivamente fundado, bastaba para fundamentar la denegación de registro, siempre que no existiera justa causa para el uso de la marca solicitada
  5. Con relación a la existencia de un perjuicio para la notoriedad, la Sentencia recoge las consideraciones de la Sala de Recurso basándose en particular en la similitud, aun «menor», de las marcas en conflicto, la identidad de los productos en cuestión y la intensidad de la notoriedad de la marca anterior, concluyó que existía una vinculación entre las marcas en conflicto por parte del público pertinente. El hecho de que hubieran coexistido en Alemania las dos marcas no es suficiente para eliminar el riesgo de existencia de un vínculo sobre el origen de los productos. La coexistencia tiene que ser pacífica, lo cual no sucedió por haber existido pleitos sobre las marcas y, el riesgo de aprovechamiento de la reputación y poder de atracción de la marca notoria existe, como lo demuestra el hecho de que al menos su supuesto antecesor del recurrente, hizo claramente referencia a la marca anterior, que está compuesta por tres bandas, al utilizar el eslogan «two stripes are enough» (dos bandas bastan) en una campaña promocional realizada en 2007 en España y Portugal y destinada a promocionar sus propios productos, vendidos con una marca compuesta por dos bandas.