Ferrari SpA poseía la titularidad de la marca internacional con designación en la Unión Europea TESTAROSSA, para la clase 12 relativos a vehículos y a las partes y accesorios de los mismos. No obstante, se estimó la caducidad de dicha marca en su totalidad por falta de uso. Ante dicha resolución, Ferrari SpA presentó un recurso ante el Tribunal General de la UE, solicitando la anulación de dicha resolución alegando que el uso efectivo de la marca no había sido apreciado adecuadamente.

La resolución impugnada señalaba que Ferrari SpA no había producido ni distribuido automóviles nuevos con la marca controvertida, alegando que únicamente se comercializaban coches de ocasión designados con la marca TESTAROSSA por parte de terceros. Por esa razón, la Sala de Recurso de la EUIPO estimó la caducidad de la marca, ya que no quedó suficientemente probado que las ventas realizadas por terceros se efectuarán bajo el consentimiento del titular de la marca. Asimismo, el servicio de certificación de la autenticidad ofrecido por el titular de la marca se consideró insuficiente para probar el uso porque la Oficina entendió que dicho servicio se prestaba bajo la marca FERRARI, y no bajo la marca controvertida.

La demandante argumentó que la venta de vehículos de segunda mano de la marca TESTAROSSA únicamente se efectuaba en concesionarios autorizados, por los que presenta facturas justificativas con el propósito de demostrar que el uso de la marca controvertida por terceros se ha efectuado bajo el consentimiento implícito del titular. En este sentido, también sostiene que el servicio de certificación de la autenticidad que presta a dichos concesionarios le genera unos ingresos directamente relacionados con la venta de los vehículos de ocasión, pues los certificados expedidos por el titular (a cambio de una remuneración) aumentan el valor de los vehículos TESTAROSSA y facilitan su reventa.

El Tribunal General consideró que el uso de la marca se estaba llevando a cabo por concesionarios autorizados con los que el titular de la marca mantenía vínculos económicos y contractuales, constituyéndose, así como una prueba de uso efectivo. Asimismo, el tribunal determinó que el servicio de certificación constituye un uso efectivo de la marca en cuanto este interfiere directamente en las ventas de vehículos de ocasión que se identifiquen con la marca controvertida. En las facturas aportadas por el titular, aparecen conjuntamente las marcas FERRARI y TESTAROSSA. Esta combinación es una práctica habitual en el sector de los automóviles, pues una de las marcas designa al fabricante, en este caso FERRARI, y una segunda marca designa su modelo, en este caso TESTAROSSA, estando ambas marcas intrínsecamente vinculadas.

Finalmente, el Tribunal General anuló la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO porque quedó demostrado que Ferrari SpA participa en la venta de vehículos de ocasión de la marca TESTAROSSA ofreciendo su consentimiento tácito a los concesionarios y distribuidores autorizados. De esta forma, obtiene una ventaja económica por los ingresos generados del servicio de certificación de autenticidad. Asimismo, se estima que la Sala de Recurso incurrió en error al descartar las pruebas relativas a la certificación de automóviles de segunda mano, porque es un hecho notorio el uso simultáneo de la marca Ferrari y de la marca controvertida en las facturas del servicio de certificación al ser conforme con la práctica habitual del sector.

Sentencia del Tribunal General del 2 de julio de 2025 en el asunto T-1103/23