STG de 17 de enero de 2018 Asunto T‑68/16, Deichmann SE v. EUIPO y Munich S.L. (ECLI:EU:T:2018:7)

El procedimiento que da lugar a la sentencia trata de la caducidad de una marca por falta de uso. Se discuten dos cuestiones: la concreción de cuál es el objeto protegido y como debe entenderse satisfecho el requisito del uso efectivo de la marca.

El signo registrado como marca de la Unión para la clase 25 (Arreglo de Niza) es el siguiente:

 

Las normas pertinentes, sintetizadas, son las siguientes:

El art. 58, en relación con el art. 18 del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea dispone que se declarará la caducidad de los derechos del titular de la marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso; sin embargo, nadie podrá alegar la caducidad de una marca de la Unión si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud o de la demanda de reconvención, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca. Uso efectivo Puntualiza el segundo de los artículos referenciados, que también tendrá la consideración de uso efectivo y, en su consecuencia, no concurrirá el presupuesto necesario para la caducidad: a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca en la forma en que se utilice también está o no registrada a nombre del titular; b) la colocación de la marca de la Unión en los productos o en su embalaje en la Unión solo con fines de exportación.

Primera cuestión: El objeto de la protección ¿es el signo consistente en “dos barras cruzadas” para ser posicionadas en zapatillas deportivas en el lugar descrito, o bien el objeto de la protección es la composición figurativa de una ”zapatilla punteada sobre la cual hay dos barras cruzadas”?

Considera el Tribunal que las «marcas de posición» se asemejan a las categorías de marcas figurativas y tridimensionales, puesto que tienen por objeto la aplicación de elementos figurativos o tridimensionales a la superficie de un producto (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de junio de 2010, Coloración naranja de la puntera de un calcetín, T‑547/08, EU:T:2010:235, apartado 20). De esta misma jurisprudencia resulta que, en el marco de la apreciación del carácter distintivo de una marca, la calificación de una «marca de posición» como marca figurativa o tridimensional o como categoría específica de marcas carece de pertinencia (sentencia de 15 de junio de 2010, Coloración naranja de la puntera de un calcetín, T‑547/08, EU:T:2010:235, apartado 21).

Por otro lado, continúa el razonamiento del Tribunal interpretando el signo objeto de protección y frente a la alegación de la recurrente de que cuando el titular de la marca solicitó su registro lo hizo como marca figurativa y no como “otras”, considera que no puede deducirse del mero hecho de que la casilla «marca figurativa» haya sido marcada en el registro de la marca en cuestión que ésta no pueda ser considerada simultáneamente como marca «de posición». A este respecto, debe tenerse en cuenta, en particular, que su representación gráfica designa claramente, en trazo continuo, el elemento cuya protección se solicita y, punteado, el contorno de los productos en cuestión, sobre los que se sitúa. Además, debe señalarse que no existía, en la fecha pertinente en el caso de autos, una exigencia formal de adjuntar al formulario de solicitud de registro de una marca una descripción verbal para que la marca pueda considerarse «de posición». Sin embargo, cabe recordar que la marca en cuestión, aunque se considera incluida en ese tipo de marca, sigue siendo también una marca figurativa.

Segunda cuestión: ¿Cómo se satisface el requisito de uso efectivo de la marca?

En la interpretación del concepto de uso efectivo, procede tener en cuenta el hecho de que la ratio legis de la exigencia de que la marca debe haber sido objeto de un uso efectivo no pretende evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia económica de una empresa, ni tampoco reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes [véase la sentencia de 27 de septiembre de 2007, La Mer Technology/OAMI — Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, no publicada, EU:T:2007:299, apartado 53 y jurisprudencia citada]. Según la jurisprudencia, una marca es objeto de «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, el requisito relativo al uso efectivo de la marca exige que ésta, tal y como se encuentre protegida en el territorio relevante, sea utilizada, públicamente y con relevancia exterior [véase la sentencia de 6 de octubre de 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OAMI — Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, apartado 26 y jurisprudencia citada.