Antecedentes relevantes:

  1. Las sociedades Danstar Ferment A.G y Lallemand Bio S.L., interpusieron demanda de juicio ordinario contra Agrovin S.A., en la que solicitaba, entre otras peticiones, declaración de infracción
  2. La sociedad Agrovin A., contestó a la demanda solicitando desestimación de la misma y formulando reconvención sobre nulidad de la patente.
  3. En lo referente a las reivindicaciones de la patente de la demandante, cabe resaltar lo siguiente: En la solicitud inicial de la patente se contenía una reivindicación con el siguiente tenor literal:

 «8. Composición seca según la reivindicación 9, caracterizada porque comprende al menos i. al menos 98% en peso de levaduras inactivas o de derivado de levadura, en forma deshidratada…”

Sin embargo, esa reivindicación desapareció en el proceso de modificación de la patente y la reivindicación 14ª después de la modificación pasó a tener la siguiente redacción: “Composición seca dirigida a la preparación de un medio de rehidratación de levaduras secas activas según una cualquiera de las reivindicaciones 10 a 12, caracterizada porque comprende al menos, aproximadamente 99,3% en peso de levaduras inactivas o de derivado de levadura, en forma deshidratada,.”

         La sentencia del Tribunal Supremo comienza por recordar en su fundamentación la doctrina sobre la función e interpretación de las reivindicaciones, para después referirse a los razonamientos de la sentencia que no acepta y fundan la casación de la sentencia:

  1. Razonamiento de la sentencia de instancia que no acepta la sentencia de casación:

“..            en cuanto a la teoría de comparación elemento por elemento, podemos afirmar que el producto Actimax Bio reúne todos los elementos y características técnicas de la patente, en concreto, de la reivindicación 14ª actual, en cuanto que es una composición de LI. Así lo reconoce implícitamente la propia parte demandada.

«Ahora bien, dicha doctrina no exige que los elementos, además, concurran en la misma proporción exacta, con una identidad absoluta, pues lo contrario permitía la infracción de las patentes en cuanto un producto presentara diferencias nimias sin actividad inventiva ni novedad para solucionar el mismo problema. Y ello  al margen de la teoría de la equivalencia, pues no se está sustituyendo un elemento por otro con la misma finalidad, sino que se está alterando levemente el porcentaje descrito en la patente».

  1. Fundamento de casación:

“… no podemos estar de acuerdo con tales consideraciones, si atendemos al historial de solicitud y concesión de la patente,  puesto que todas las renuncias y limitaciones efectuadas ante las oficinas de patentes, así como cualquier otro acto propio del solicitante, pueden alegarse y ser tenidas en cuenta para determinar el alcance de la protección de la patente.

   En la solicitud inicial de la patente se contenía una reivindicación que expresamente se refería a un porcentaje del 98%, al decir. Sin embargo, esa reivindicación desapareció en el proceso de modificación de la patente y solo se mantuvo la reivindicación 14ª, con el contenido literal reseñado en el fundamento jurídico primero, que limitó la mención porcentual a «aproximadamente 99,3%».

   Es decir, Danstar limitó el ámbito de protección de su patente, al dejar fuera de las reivindicaciones la mención al 98% y situarla en aproximadamente 99,3%. Como consecuencia de lo cual, el producto de Agrovin, al tener una composición del 98% de levaduras inactivas y no el 99,3% aproximado, protegido por la patente, no pudo infringir la reivindicación 14ª, que es la única que se refiere a la composición seca de LI, puesto que para ello tendría que haberse acreditado la coincidencia elemento por elemento, que aquí, por lo menos en lo que respecta al porcentaje, falta.

   El producto Actimax Bio, en lo que difiere de la invención, para que se entienda que no infringe la invención, no es necesario que sea patentable, ni que la alteración aporte alguna ventaja adicional. La falta de innovación es una cuestión irrelevante a efectos de apreciar la infracción de la patente si la realización controvertida no incorpora todas las características técnicas de la invención, bien literalmente, bien por equivalencia, en este caso la reivindicación 14ª, pues lo relevante es que se reproduzca la invención protegida, no que no se innove, como declaramos en la sentencia 223/2015, de 29 de abril .

STS (Sala de lo Civil) de 3 de julio de 2019.


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