La División de Oposición de la EUIPO ha estimado parcialmente la oposición interpuesta por Mercadona, S.A (Mercadona) contra la solicitud marcaria presentada por BIM Birlesik Magazalar Anonim Sirketi (BIM) para productos y servicios para la clase 28, 29, 30, 31 y 32.
El 3 de junio de 2025, Mercadona presentó una oposición contra la marca mixta “File” presentada por BIM. Dicha marca se conforma por unas letras sutilmente estilizadas de color verde acompañadas de la ilustración de una bolsa llena de comida dentro de un círculo. Estos elementos también figuran en la marca anterior invocada por la oponente.
Mercadona alegó que su marca era renombrada en base al art. 8.5 del RMUE. Asimismo aportó distintos documentos que acreditaron su elevado grado de renombre: un análisis comparativo entre las marcas controvertidos, un estudio sobre el reconocimiento del logotipo, un certificado de reputación de las marcas Mercadona, resoluciones anteriores, artículos de prensa, imágenes de la fachada de sus locales y los del solicitante, entre otros.
Mediante las pruebas aportadas se concluyó que la marca anterior había sido objeto de un uso prolongado e intensivo y que era generalmente conocida en el mercado de referencia, en el que ocupaba una posición consolidada entre las marcas líderes. La cuota de mercado y el grado de conocimiento de las pruebas, las diversas referencias en la prensa, así como las resoluciones nacionales, mostraron inequívocamente que la marca anterior gozaba de un alto grado de conocimiento y renombre entre el público en España.
No obstante, la División de oposición considera que la marca anterior no goza de renombre para todos los servicios para los que ésta ha sido reivindicada. En este sentido, se concluye que la marca MERCADONA designa una cadena de supermercados, por lo que el renombre únicamente alcanzará aquellos servicios que suelen ofrecerse en los supermercados.
En cuanto a la comparación de los signos, la División de Oposición concluyó que estos eran visualmente y conceptualmente similares en un grado bajo y fonéticamente diferentes.
La División de Oposición procedió a analizar el vínculo entre los signos atendiendo al elevado grado de renombre de la marca anterior, la similitud escasa de los signos, el hecho de que los productos controvertidos (con la exclusión de uno pocos) pueden venderse al por menor en los mismos locales físicos en los que se ofrecen los servicios de la marca anterior y el hecho de que estos productos y servicios se dirigen al público en general. Concluyendo que existía una conexión entre la solicitud y la marca anterior para una parte significativa del público. De esta forma se reitera que el elevado grado de renombre de la marca anterior puede contrarrestar el menor grado de similitud entre los signos.
Se observa la concurrencia de un perjuicio o aprovechamiento indebido del renombre de la marca MERCADONA, por lo que es muy probable que la marca impugnada pueda aprovecharse indebidamente del renombre de la marca anterior atendiendo al vínculo establecido entre ellas, el elevado renombre de la marca anterior, la escasa similitud de los signos y la naturaleza de los productos y servicios en cuestión.
En virtud de todo lo anterior, se estima parcialmente la oposición presentada por Mercadona en base al renombre de la marca anterior y se deniega el registro de la marca impugnada para todos los productos y servicios solicitados a excepción de los siguientes: aparejos de pesca; cebos artificiales para la pesca; señuelos de caza y pesca en clase 28 y animales vivos; huevos fecundados para incubar en clase 31, ya que se trata de productos que generalmente no se encuentran en el supermercado.
Posteriormente, la División de Oposición procede a analizar si concurre el riesgo de confusión para los productos restantes. No obstante, en relación a los productos de la clase 28 no hay similitudes, y respecto a los productos impugnados en clase 31 se concluye que los animales vivos presentan una identidad y que los huevos fecundados para incubar presentan una similitud en alto grado. La División de Oposición estima que para estos productos restantes no existe riesgo de confusión con la marca anterior debido a la diferente disposición global de los signos y la distinción entre sus elementos verbales.
La División reitera que el grado de similitud entre los signos exigidos en virtud del art.8.5 RMUE y el art. 8.1b) es diferente, ya que en el primero las marcas deben ser lo suficientemente similares como para que el público establezca un vínculo mental entre ellas, mientras que en el segundo exige que el grado de similitud entre los signos pueda dar lugar a un riesgo de confusión por parte del público pertinente. Consecuentemente, el grado de similitud exigido por el art.8.5 del RMUE es inferior al requerido para el art. 8.1b) del RMUE Por lo tanto, incluso en presencia de productos idénticos y altamente similares, no existe riesgo de confusión por parte del público en los aparejos de pesca; cebos artificiales para la pesca; señuelos de caza y pesca en clase 28 y en los animales vivos; huevos fecundados para incubar en clase 31.
Por todo lo anterior, la oposición se estima parcialmente.
Decisión de la División de Oposición de la EUIPO nº B 3241026 de 16 de septiembre de 2026