Antecedentes del litigo

En fecha de 29 de septiembre de 2004, The Polo/Lauren Company LP solicitaba ante la EUIPO el registro como marca de la Unión Europea un signo figurativo que se compone de un jugador de polo a caballo sosteniendo en alto su palo de color negro. La marca fue registrada el 3 de noviembre de 2005

Frente a esta solicitud, el 23 de febrero de 2016, la recurrente, Style & Taste, S. L., presentaba una solicitud de nulidad de la marca sobre la base de un derecho de propiedad industrial, concretamente, en un dibujo español registrado el 4 de marzo de 1997, muy similar al signo en conflicto:

Mediante resolución de 10 de mayo de 2018, la EUIPO desestimaba la solicitud de nulidad, decisión que fue recurrida ante la propia oficina de propiedad intelectual, siendo nuevamente desestimada mediante resolución de 7 de enero de 2019 por considerar que el registro del dibujo o modelo anterior había expirado el 22 de mayo de 2017.

Finalmente, Style & Taste recurría ante el Tribunal General de la Unión Europea , bajo el argumento de que el derecho español no le permitía renovar el registro de ese dibujo o modelo, pero que este no había desaparecido por haber expirado, solicitando que se modificase la resolución impugnada declarando la nulidad de la marca de Ralph Lauren.

Decisión del Tribunal General de la Unión Europea

En primer lugar, la sentencia señala que para solicitar la nulidad de la marca norteamericana con arreglo al artículo 52, apartado 2, letra d), del Reglamento de marca de la Unión Europea, la empresa española debe necesariamente demostrar la existencia de un conflicto con esa marca desde la fecha de presentación de la solicitud o de prioridad de esta. Debiendo, además, probar que ese derecho le permite prohibir el uso de tal marca en la fecha de presentación de la solicitud o de prioridad de esta. Por tanto, si una marca o dibujo anterior se alega en apoyo de una solicitud de nulidad, pero esta ya no goza de la protección de la Unión Europea en la fecha en la que se pronuncia la EUIPO sobre dicha solicitud, deberá desestimarse dicha solicitud de nulidad.

En este caso, no se discute que el registro del dibujo anterior expiró en 2017, es decir, antes de la adopción de la resolución impugnada, el 7 de enero de 2019. Y si bien la recurrente alega que el Derecho español no le permitía renovar el registro de ese dibujo o modelo, pero que este no había desaparecido por haber expirado; no alega ni, a fortiori, demuestra que con arreglo al Derecho español, sea posible prohibir el uso de una marca de la Unión en virtud de tal dibujo o modelo tras la expiración de su registro. Por consiguiente, y dado que el diseño había caducado en esa fecha, el Tribunal General ha rechazado declarar la nulidad de la marca.

En conclusión, se desestima la solicitud de nulidad presentada por la recurrente y el logo de la empresa neoyorquina Polo Ralph Lauren seguirá siendo marca registrada en la Unión Europea.

Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea Asunto T‑169/19, de 2 de junio de 2021