ANTECEDENTES DEL LITIGIO

Ornua Co-operative Ltd (en adelante, Ornua), es una compañía irlandesa que desde 1961, se dedica a la producción y exportación de productos de la clase 29 (productos lácteos), en especial, de mantequilla, bajo la titularidad de distintas marcas, entre las cuales “Kerrygold”.

El uso del signo distintivo de su marca “Kerrygold” se remonta a 1962, año en que comenzó la comercialización de mantequilla con este signo en el Reino Unido, donde tiene una presencia muy significativa. Además, en la actualidad, Ornua comercializa estos productos lácteos con esta marca en muchos países de la Unión Europea:

Por otra parte, la compañía Tindale & Stanton Ltd. España S.L. (en adelante, Tindale), distribuye en España una margarina hecha con suero de leche con el signo distintivo “Kerrymaid”. Estos productos son elaborados por el grupo empresarial irlandés Kerry Group PLC, una empresa también destacada en el sector de la alimentación de Irlanda, titular de la siguiente marca de la UE para productos de la clase 29:

Es importante destacar que, en Irlanda, Kerry Group PLC viene usando la marca “Kerrymaid” desde hace más de 20 años, y que a pesar de concurrir en el mercado de Irlanda y Reino Unido con la marca “Kerrygold”, no consta oposición ni controversia.

Asimismo, también se ha de tomar consciencia de que Kerry es uno de los condados más grandes de Irlanda, conocido por su industria y agricultura vacuna. De este modo, es frecuente en los productores irlandeses del sector de la alimentación el uso de tipografía irlandesa o gaélica en sus marcas para informar al consumidor que el producto es originario de Irlanda.

Tramitaciones en primera y segunda instancia

En la demanda que dio inicio a este procedimiento, Ornua, interpuso demanda de juicio ordinario contra Tindale ante el Juzgado de lo Mercantil de Alicante por entender que producía una violación de los derechos de exclusiva de sus marcas por confusión y por aprovechamiento indebido del carácter distintivo y de su notoriedad. No obstante, el Tribunal desestimó dicha demanda.

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Ornua, por lo que la resolución del recurso correspondió a la Audiencia Provincial de Alicante, que mediante sentencia también desestimó el recurso de apelación al concluir que en tal infracción no concurría el requisito del aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas de la demandante.

Finalmente, Ornua interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Alicante, que acordó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Habiendo estimado el segundo motivo de casación que versaba sobre el juicio de confusión, el Tribunal, en base a la sentencia 95/2014, de 11 de marzo, fijó las siguientes pautas para valorar cuando puede existir riesgo de confusión:

“Cuando el público crea que los productos o servicios proceden de la misma empresa o empresas vinculadas […] y el público relevante sea el consumidor medio de los productos o servicios afectados; […] Es necesario realizar una valoración global de todos los factores y circunstancias del caso, no pudiendo desintegrarse artificialmente los elementos que conforman los signos; […] En la comparación de los signos debe tenerse en consideración que el consumidor relevante confía en la imagen imperfecta que conserva de estos en la memoria.”

Asimismo, la sala dispuso que se apreciaba un evidente error a la hora de realizar el juicio de confusión. Por lo que mediante la cita a una sentencia del TGUE (T-693/21) que, ya había enfrentado con anterioridad a las partes y que confirmó la existencia de riesgo de confusión y, por tanto, de infracción marcaria, el Tribunal decidió que las valoraciones del TGUE eran extrapolables a este caso.

De este modo, el Tribunal consideró que el público pertinente no anglófono no iba a reconocer la referencia geográfica “Kerry” como una indicación geográfica del origen del producto. Y que el hecho de que ambos signos compartieran este elemento, situado en primer lugar, como una misma estructura, era suficiente para inducir a los consumidores a pensar que “Kerrymaid” era una marca relacionada con los productos de “Kerrygold”.

Por estos motivos, en su decisión final, el Tribunal Supremo, aparte de desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal, estimó los recursos de casación y de apelación con los siguientes pronunciamientos:

  1. Declarar que la importación y comercialización de mantequilla con el signo “Kerrymaid” infringía los derechos que la demandante tiene sobre las marcas de la UE.
  2. Condenar a la demandada a cesar en esa actividad infractora, retirar del mercado los productos y el material de embalaje o publicitario empleado en dicha comercialización y abstenerse de volver a realizar la actividad declarada infractora.
  • Condenar a la demandada a indemnizar a la demandante con 7.915,16 euros por gastos de investigación y 22.479,61 euros por el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

STS 4187/2021 – ECLI:ES:TS:2021:4187 de 10 de noviembre de 2021.