Se presentó escrito de demanda por BATH COLLECTION SL, como parte actora, contra BATHFORTE SL Y OTROS, parte demandada, en la que se deducían acciones principales de reivindicación de registro de diseño industrial y de infracción del mismo, y subsidiarias de competencia desleal.

La sentencia de Primera Instancia estima parcialmente la demanda, pero no acoge la pretensión de indemnizar los daños y perjuicios. Para realizar esos pronunciamientos, la Sentencia se basa en que la demandada actuó de mala fe en la obtención del registro del diseño. Pero no podía acoger la pretensión indemnizatoria porque no puede estimarse que exista daño por infracción durante el tiempo que el registro del diseño constó a nombre de BATHFORTE SL La sentencia fundó la desestimación de la acción indemnizatoria porque el art. 53 LDI exige para el ejercicio de esa acción que el diseño infringido conste registrado a favor de quien la ejercita, lo que no puede apreciarse en este caso. Además, indica la Sentencia, el art. 18 LDI apoya dicha solución, ya que no se han causado daños.

En grado de apelación, la demandante impugnó la sentencia, exclusivamente en cuanto a la desestimación de la pretensión indemnizatoria, para pedir el acogimiento de dicha pretensión. La Sentencia dictada por la Audiencia Provincial estima la acción indemnizatoria ejercitada por BATH COLLECTIOM SL, revocando en este punto la sentencia de instancia.

La fundamentación de la sentencia de apelación es la siguiente: “Como se ha señalado, la Sentencia estima que no puede existir infracción alguna del diseño industrial que dé lugar a la indemnización prevista en el art. 53.1.b LDI, porque el registro contaba a favor de BATHFORTE SL y como creadores aparecía Miguel y Teodoro , y no de BATH COLLECTION SL, pese a que era ésta la que tenía derecho al registro, art. 14.1 LDI, y que dicha titularidad del registro constituiría un presupuesto de la infracción, y con ello, del derecho de indemnización. Pero frente a ese razonamiento, que fortifica la posición de quién no ha obtenido legítimamente el registro del diseño, ya que no tenía derecho a ello en origen, desde el momento mismo de su solicitud, lo que, además, le otorga una aparente y viciada cobertura del uso que ha podido hacer de tal diseño, en detrimento de aquél a quien realmente correspondía su titularidad, ha de entenderse que aquella posición no puede ser amparada. De tal modo, ha de considerarse como ilegítimo el uso del diseño realizado durante el tiempo que duró la titularidad registrada luego revocada por la acción reivindicatoria de ese registro. Este es el espíritu que late, pese a referirse a otra clase de derechos de propiedad industrial, pero cuyo principio es aquí aplicable, en la STS n° 177/2012, de 4 de abril”

SAP de Madrid de 17 de enero de 2022.