La presente controversia surge a raíz de la presentación de una solicitud de marca de la Unión Europea, el 30 de junio de 2015, consistente en la representación de un mono. Tras la publicación de la solicitud,la compañía Nowhere formuló una oposición el 8 de marzo de 2016 contra todos los bienes y servicios solicitados, en virtud de sus tres marcas anteriores no registradas y utilizadas en el tráfico económico del Reino Unido, que también consistían en la representación gráfica de un mono muy parecido.

Durante el transcurso del procedimiento administrativo, entró en vigor el acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea, expirando el periodo transitorio el 31 de diciembre de 2020. Estos acontecimientos llevaron a la Sala de Recurso de la EUIPO a desestimar el recurso de Nowhere, ya que los derechos que pudieran existir en el Reino Unido ya no constituían fundamento para un procedimiento de oposición en la Unión Europea. En este sentido, la parte oponente ya no podía invocar el régimen de la acción por usurpación de denominación (action for passing off) en virtud del Derecho del Reino Unido.

Nowhere presentó un recurso contra la resolución de la EUIPO ante el Tribunal General alegando que la fecha relevante para determinar el derecho anterior en el que se basa una oposición es la fecha de presentación de la solicitud impugnada. No obstante, la EUIPO consideró que dicho derecho debía seguir existiendo en el momento en que se dictara la resolución final sobre la oposición.

El Tribunal General, atendiendo a los argumentos de ambas partes, anuló la resolución de la EUIPO, ya que todos los actos del procedimiento administrativo, excepto la resolución de la Sala de Recurso, se produjeron antes de la entrada en vigor del Acuerdo de Retirada y, por tanto, en cualquier caso, antes del final del período transitorio.

La EUIPO recurrió la sentencia del Tribunal General ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, alegando que la desaparición del derecho anterior durante el procedimiento ante la EUIPO conlleva necesariamente la desestimación de la oposición correspondiente. En este sentido, la Oficina reprocha al Tribunal General haber establecido una regla general, según la cual los acontecimientos relativos a una marca anterior que se produzcan después de la fecha de presentación de la solicitud de registro impugnada carecen de pertinencia para el resultado de la oposición. Por su parte, Nowhere considera que la retirada del Reino Unido de la Unión no afecta a la protección de sus derechos anteriores, ya que la fecha pertinente a efectos del examen de la oposición es la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca impugnada, fecha en la que el Reino Unido aún era un Estado miembro de la Unión.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europa estima el recurso de la EUIPO y anula la sentencia del Tribunal General porque si bien es cierto que la adquisición del derecho anterior invocado en apoyo de una oposición debe apreciarse en relación con la fecha de presentación de la solicitud de la marca de la unión impugnada, para que pueda estimarse dicha oposición es necesario que ese derecho anterior confiera a su titular el «derecho a prohibir la utilización de una marca posterior», no solo en esa fecha, sino también con posterioridad a la presentación de esa oposición y hasta la fecha en la que se tome una decisión respecto la marca solicitada.En una situación en la que la marca anterior ya no goza de tal protección, la función esencial de esa marca ya no puede verse comprometida por el registro de la marca de la Unión, puesto que tal marca anterior ya no es idónea para cumplir con su función esencial. Asimismo, no puede haber conflicto entre marcas anteriores protegidas en el Reino Unido y una marca de la Unión, en caso de registro de esta última después de la fecha de expiración del período transitorio, dado que esta última marca desplegará, en tal supuesto, sus efectos en un territorio diferente de aquel en el que esas marcas anteriores están protegidas.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 5 de febrero de 2026, en el asunto C 337/22 P.