ANTECEDENTES DEL LITIGIO

RED CAR OIL S.L. es una empresa dedicada al comercio de por menor de combustibles y carburantes de automoción y propietaria de Estaciones de Servicio y centros de lavado de vehículos. En fecha 28 de enero de 2019, dicha empresa formalizó solicitud de registro de la marca mixta «RED CAR OIL GASOLINERAS LOWCOST», con núm. 4.002.215, para designar los servicios de venta al detalle de productos alimenticios; servicios de venta al por menor de tabaco; servicios de venta al por menor de combustibles para la automoción en establecimientos especializados, referenciados en la clase 35 de Niza y estaciones de servicio de vehículos para repostaje y mantenimiento; servicios de una estación de servicio de vehículos (repostar combustible y mantenimiento); servicios de estaciones de servicio para automóviles, referenciados en la clase 37 de Niza.

En fecha 8 de abril de 2019 la COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.U., titular de la marca RED AHORRO 24 H, se opuso a la anterior solicitud de registro núm. 4.002.215, alegando que dicha solicitud incurría en la prohibición relativa del artículo 6.1.b) LM por existir un riesgo de confusión por asociación entre la marca «RED CAR OIL GASOLINERAS LOWCOST» y la marca «Red AHORRO 24 H».

La OEPM acordó la suspensión de la inscripción de MARCA NACIONAL solicitada, «RED CAR OIL GASOLINERAS LOWCOST», por los siguientes motivos: i) Una incorrecta clasificación de los servicios. ii) Oposición de COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.U. titular de «REDAHORRO 24H» en relación con las clases solicitadas (35 y 37) por riesgo de confusión. Ante dicha decisión la mercantil demandante, RED CAR OIL, formuló contestación subsanando la incorrecta clasificación de los servicios y alegando la ausencia de riesgo de confusión.

La OEPM acordó denegar la inscripción de la marca mixta de la mandante «RED CAR OIL GASOLINERAS LOWCOST», por concurrir riesgo de confusión y asociación con la marca «RED AHORRO 24 H». Ante dicha decisión la demandante interpuso recurso de alzada reiterando sus argumentos, no obstante la OEPM desestimó el recurso de alzada, objeto del presente recurso contencioso administrativo.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

El concepto de «marca débil»

En Derecho de la propiedad industrial, las marcas “conocidas como débiles” son aquéllas que presentan poca fuerza distintiva por estar compuestas de vocablos que describen los productos o servicios mediante ellas distinguidos y sobre los que, por lo tanto, no puede pretenderse tener ninguna exclusividad. Es decir, una marca es débil cuando está compuesta de términos que, de forma aislada, no podrían acceder al registro de marcas.

El diccionario de la Real Academia Española define de la palabra «RED» como «el conjunto de elementos organizado para determinado fin» como por ejemplo la red de estaciones de servicio entendiendo por ello la red del abastecimiento de combustible. Es por ello que, como se sostiene por la parte actora, «RED» es descriptiva de «servicios propios de una estación de servicio» (clase 37 de la clasificación de Niza).

Se puede dar una identidad aplicativa, pero el análisis de los signos confrontados pone de manifiesto, sin embargo, suficientes diferencias fonéticas, denominativas y de conjunto entre ellos para evitar el riesgo de confusión y asociación.

Esa distinción identificativa se basa en la debilidad del vocablo «RED» , si bien la presencia de los vocablos «CAR OIL GASOLINERAS LOWCOST» aparecen como elementos con suficiente fuerza distintiva.

Por lo tanto, el vocablo RED de la marca registrada por la actora no genera riesgo de confusión y asociación con la marca «RED AHORRO 24 H», al ser un vocablo cualificado como “débil”.

Antes de que la marca mixta Nº 3.077.788 «RED AHORRO 24 H» pidiera el registro en la clase 37 en 2013, ya existían dos marcas nacionales registradas en la clase 37.  En 2013 la OEPM no tuvo problema en aceptar el registro de la marca «RED AHORRO 24 H», a pesar de existir una gran similitud derivada de la coincidencia en el término «RED». Importa también decir que después del registro de la marca «RED AHORRO 24 H» se han aprobado otros registros más de marcas nacionales que contienen el vocablo «RED» en la clase 37 y sobre las que COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A no parece haberse opuesto y si se ha opuesto, no parece fuere atendida su oposición.

Por todo lo ello se puede entender que el vocablo «RED» es una marca débil y que constituye una característica del propio producto, al ser utilizada ya por otras marcas mixtas registradas en España en la clase 37 «servicios propios de una estación de servicio.

Análisis de esa falta de riesgo de asociación y confusión: «car oil» como término dominante y más distintivo del elemento denominativo de la marca.

Las directrices de la EUIPO afirman claramente que, según la práctica común, cuando las marcas compartan un componente con un carácter distintivo débil, como es el caso de la palabra «RED», la apreciación de riesgo de confusión hará hincapié en el efecto de los componentes no coincidentes sobre la impresión general de las marcas. Esta apreciación tiene en cuenta las similitudes y diferencias y el carácter distintivo de los componentes no coincidentes que en este caso son «CAR OIL» vs. «AHORRO 24H».

El término «RED» es una palabra vinculada al sector de las estaciones de servicio y no puede ser monopolizado, tal como de hecho ha venido aplicando la OEPM, al aceptar el registro de otras marcas como «RED AZUL», «RED TORTUGA», «REDOIL» y «RED CANTABRIA».

Es cierto que la comparación entre marcas debe hacerse desde una visión de conjunto y teniendo en cuenta los clásicos elementos fonéticos, gráficos y conceptuales. Ahora bien, en la comparación de marcas complejas (mixtas o denominativas complejas), como las que aquí nos atañen, hay que acudir al elemento dominante de la marca, esto es, aquél que deja una impresión mayor en la mente del consumidor y que domina la imagen imperfecta de la marca que éste retiene en su mente. En el caso que nos ocupa ese término dominante es CAR OIL.

Cabe destacar en consecuencia que la presencia del elemento «CAR OIL» dota a la marca del carácter distintivo y es, por lo tanto, un elemento diferenciador de ambas. Tal como se ha visto anteriormente el vocablo «RED» es comúnmente empleado por las empresas en el sector para denominar sus marcas, ya que es un referente para la clase 37 de la clasificación de Niza respecto a los «servicios propios de una estación de servicio».

Perspectiva fáctica: cómo percibe el público las marcas «RED CAR OIL GASOLINERAS LOWCOST» y «RED AHORRO 24H»

Es criterio común en la doctrina jurisprudencial que los términos de marcas escritos en lengua extranjera deben considerarse caprichosos, dejando de lado su significado. Es por ello, que «Car Oil» y «Lowcost» son un mero nombre de fantasía y no se puede buscar el significado de las palabras. En la resolución del recurso de alzada, la OEPM califica ambos términos de descriptivos en cuanto que son comprensibles por los consumidores españoles para identificar los servicios solicitados.

También de manera errónea en su escrito de oposición RED AHORRO 24 H sostiene que hay una similitud conceptual que se podría desprender del hecho de que las marcas contienen los términos “ahorro” y “lowcost” – en idioma inglés y perfectamente entendible por el consumidor medio, significa “bajo coste” – lo que hace que las marcas sean conceptualmente idénticas. Tal afirmación obviamente es totalmente contraria a la doctrina jurisprudencial.

Por todo lo expuesto, el Tribunal estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal RED CAR OIL S.L.

Sentencia Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso A Coruña. Nº de Recurso: 7181/2020 Nº de Resolución: 71/2021