La entidad demandante, Beheermaatschappij Schuitemaker, B.V., ejercita una acción de nulidad, con base en el art. 51.1.b) Ley de Marcas 17/2001, de la marca española núm.  2884969 “SR SCHUITEMAKER”, mixta, para productos de la clase 7 (maquinaria agrícola), solicitada con fecha 16 de julio de 2009 por el demandado.

La parte actora sostiene que el referido registro de marca es un registro de marca de mala fe por distribuidor que decide apropiarse del signo utilizado por su principal sin su debida autorización. Es un registro fraudulento, especulativo y/o de mero bloqueo hacia la demandante en el territorio de España, con la finalidad de evitar que el auténtico propietario de la marca pudiera registrarla y afectar así a su posición concurrencial en el mercado.

La demandada se opuso a la demanda, negando que el registro de la marca impugnada fuera solicitado de mala fe y sostiene que la demandante conocía y consintió el registro de la marca en favor del demandado. Afirma que el registro marcario se hizo con el consentimiento de la actora y se llevó a cabo para proteger la marca en España.

La sentencia dictada en grado de apelación, que revoca la de instancia, considera que es determinante para apreciar la mala  fe las siguientes circunstancias fácticas: al tiempo de la solicitud del registro de  la marca impugnada, en el año  2009, el demandado estaba vinculado con  el actor  por una relación comercial de  distribución, en concreto, desde el año  1997  era  el distribuidor exclusivo en España de  los productos de  la actora que  se distribuían bajo  el signo mixto  “SR Schuitemaker”. Ese mismo signo era el que venía utilizando la actora, sin registrarlo, para designar sus productos en el mercado internacional desde el año 2007 y signos similares que incorporaban la denominación “Schuitemaker” y “SR” eran usados por la actora desde que opera en el mercado (1919).  La demandada sin la autorización de la actora, y sin su conocimiento, procedió a registrar a su propio nombre la marca no registrada de los productos objeto del contrato de distribución.

A juicio del Tribunal, no concurren otras circunstancias que, a pesar de la ausencia de autorización de la actora y de la falta de comunicación a ésta de la solicitud y registro de la marca a nombre del demandado, justifiquen el registro de la marca impugnada a nombre del distribuidor-demandado. Estima que no es una justificación válida, para  excluir la mala  fe, el no registro de la marca por la actora; máxime cuando la demandada no le ha manifestado ni informado sobre su voluntad de solicitar el registro a nombre propio  y, además, la actora ha hecho un uso continuado de la marca sin que se aprecien indicios de su intención de renunciar a la misma, sino al contrario, la actora ha defendido la marca frente a competidores, como acredita la diligencia de intervención de efectos realizada en la feria agrícola de Lérida del año 2015.

El hecho de que la marca anterior de la actora no sea una marca registrada no es óbice para considerar que la descrita conducta del demandado constituye una expresión contraria del principio general de la buena fe en las transacciones mercantiles, análoga a la regulada en el art. 10 LM, y que cae en el ámbito de aplicación del art.  51.1.b) LM. Como  ha  declarado  el Tribunal  Supremo en  Sentencia,  de  23  de  noviembre de 2010, con relación a la causa de nulidad absoluta del art. 51.1.b)  LM no es necesario que quien  impugne la marca demuestre su titularidad registral o que  el signo sea notoriamente conocido en el sentido del art. 6 bis del CUP, sino que basta con que conste que la utilizaba legítimamente, como su creador, para designar servicios del tipo de aquellos para los que obtuvo  el registro la recurrente, así como que ésta no tenía ningún derecho  a ella (…). La situación extraregistral a la que, indirectamente, da protección el artículo 51, apartado 1, letra be) de la Ley 17/2001 no tiene porque tener la sustantividad de un propio derecho de exclusiva (…).

SAP de Barcelona de 4 de abril de 2022.