La mercantil COINTREAU interpuso demanda por infracción de la marca internacional tridimensional nº 553.499 consistente en una botella con determinadas características para las clases 32 y 33 con efectos en España, contra las mercantiles Vidirerías Masip, S.A., Licores Deva, S.A. y Destilerías La Vallesana, S.A. por fabricar y comercializar sin autorización de COINTREAU un licor que se presenta en un envase esencialmente idéntico al que es objeto de la citada marca. A esta demanda se opusieron las demandadas alegando entre otras excepción de litispendencia que se convirtió con el transcurso de tiempo en excepción de cosa juzgada y excepción de nulidad y subsidiariamente de caducidad de la marca.

En primera instancia el Juzgado de lo Mercantil declaró la nulidad de la marca por tratarse de un envase de forma estandarizada para determinado tipo de licores, así el envase de forma aislada y sin aditamento alguno pierde el carácter distintivo de la marca, para convertirse en identificadora del producto. Esta sentencia fue apelada por COINTREAU.

La Audiencia Provincial estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por COINTREAU y se pronunció en el siguiente sentido: en primer lugar, y respecto de la acción de nulidad, consideró acreditado el carácter distintivo y notorio de la “botella desnuda”, es decir, sin etiqueta alguna, objeto de la marca discutid, así como que el uso de una botella similar por las demandadas u otras imitaciones de terceros competidores no permite sostener que la botella registrada como marca se haya convertido en la forma usual de la presentación de este tipo de productos; en segundo lugar y respecto de la acción de caducidad, consideró que el uso de la botella objeto de la marca impugnada junto con otros elementos u otras marcas de la titularidad de COINTREAU constituye uso de la marca impugnada respecto de la clase 33 pero no respecto de la clase 32 para la que declaró su caducidad por falta de uso; y en tercer lugar, respecto de la acción de infracción, estima probada la notoriedad de la marca de COINTREAU por lo que su uso por las demandadas constituye un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la expresada marca. Esta sentencia fue objeto de recurso de infracción procesal y recurso de casación por las demandas.

La sentencia del tribunal Supremo de 4 de Febrero de 2016, resuelve ambos recursos.

Respecto del recurso de infracción procesal fue desestimado en sus tres motivos al no apreciar el Tribunal Supremo que se infringieran las normas sobre la cosa juzgada por no existir identidad objetiva entre los dos asuntos al resolver la sentencia anterior sobre otras marcas también de la titularidad de COINTREAU pero diferentes a la del presente caso; porque se intentaba introducir ex novo la negación de la tridimensionalidad de la marca cuando se había admitido por las recurrentes de forma implícita al referirse a la misma en sus escrito como “la botella”, y porque la Audiencia Provincial no había confundido las marcas al valorar la prueba.

Finalmente, en relación al recurso de casación, éste también es desestimado en sus dos motivos que analizamos a continuación: i) Infracción del art. 5.1.d) LM y su jurisprudencia, al estimar la sentencia que la botella que figura representada en la marca litigiosa es distintiva y no constituye una de las formas usuales o habituales de envasado de licores. El Tribunal Supremo analiza la diferencia entre las prohibiciones que afectan a los signos descriptivos y los signos habituales, es decir, la forma objeto de la solicitud de registro sea ontológicamente identificativa de la categoría de productos designada, de manera que haya sido vinculada a dichos productos desde su propia existencia como tales, o haya adquirido esa vinculación a resultas de su utilización en el mercado, con lo que deviene habitual para identificar tales productos y no haya hecho nada especial para impedirlo. Así acepta la conclusión de la Audiencia Provincial de que si bien la botella pudiera no tener un carácter distintivo originario, lo ha adquirido posteriormente por el uso, percibido por los consumidores, al establecer que “El consumidor medio percibe el envase, desde un primer momento, más allá de su función de continente, como indicación del origen comercial del producto”. ii) Infracción de los arts. 55 y 58 LM y su jurisprudencia, al haber obviado la sentencia recurrida el uso acreditado no se refiere a la marca litigiosa sino a una marca distinta de la titular que es ajena a las cuestiones debatidas. En este punto el Tribunal Supremo entiende que el uso de la marca litigiosa ha sido junto con otras marcas de la misma titular que conforme al art. 39.2.a) LM equipara al uso “El empleo de la marca en una formas que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada”.

En conclusión, el Tribunal Supremo acepta el carácter distintivo de la botella registrada como marca tridimensional por COINTREAU por entender que si bien la botella pudiera no tener un carácter distintivo originario, lo ha adquirido posteriormente por el uso y que su utilización en una forma que no difiere significativamente en su forma registrada no afecta a su uso.