ANTECEDENTES DEL LITIGIO

El 24 de febrero de 2015 Telefónica solicitó el registro de la marca “MOVISTAR SERIES” para las clases 35, 38 y 41. Sin embargo, el 16 de junio de 2015 Heinrich Bauer Verlag KG presentó una oposición en nombre de una marca alemana anterior “MovieStar”. El 30 de septiembre de 2020, la División de Oposición estimó la oposición. Contra esta resolución, Telefónica presentó un recurso el 24 de noviembre de 2020.

DECISION DE LA SALA DE RECURSO

La Sala de Recurso consideró que la División de Oposición había acertado en su apreciación del riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. En cuanto a la comparación entre los productos y servicios, consideró que los servicios de la clase 35 eran en parte idénticos y en parte similares a los de la marca anterior, mientras que los de las clases 38 y 41 eran idénticos; algo que Telefónica no cuestionó.

Al comparar los signos, la Sala de Recurso consideró que visualmente los signos eran similares en un grado medio, ya que las únicas diferencias eran la letra “E” en la marca anterior, el término adicional “SERIES” en la marcaimpugnada, la diferente estilización de los elementos verbales y los elementos figurativos. La Sala de Recurso, apoyando la opinión de la División de Oposición, entiende que estas diferencias no son suficientes para tener un impacto en el público, ya que, según reiterada jurisprudencia, cuando se comparan signos que constan de elementos figurativos y verbales, los elementos verbales tienen un mayor impacto en los consumidores. Desde el punto de vista fonético, los signos son similares en un grado medio-alto, ya que para la parte que tendrá un recuerdo imperfecto de las marcas las pronunciará de forma idéntica, mientras que para el resto del público la pronunciación variará en una sola letra. Por último, se consideró que conceptualmente la comparación es neutra, ya que “Moviestar” evocará a algún actor famoso, mientras que “Movistar” no tiene un significado específico y “series” se entenderá como una serie de programas.

Telefónica argumentó que ambas marcas podrían coexistir pacíficamente en el mercado aportando la prueba de que hay muchas otras marcas “Movistar” registradas y destacó el importante grado de distintividad y reputación de la marca. Sin embargo, la Sala de Recurso rechazó este argumento por dos razones. En primer lugar, porque Telefónica no demostró la coexistencia de las dos marcas, siendo un requisito previo demostrar que el público relevante se ha encontrado con ambas durante el tiempo en que se comercializaron. Además, la Sala de Recurso subrayó que, en el marco de los motivos de denegación relativos, el grado de carácter distintivo o de notoriedad del signo impugnado no es relevante, sino que estos factores sólo lo serán en relación con la marca anterior.

Por todo ello, la Sala de Recurso desestimó el recurso interpuesto por Telefónica y consideró que existe riesgo de confusión entre la marca anterior “MovieStar” y la marca impugnada “Movistar Series”.

Decisión de la Cuarta Sala de Recurso, de 8 de junio 2021, Asunto R 2228/2020-4