Antecedentes del litigio

El 7 de febrero de 2014, se solicitó la siguiente marca figurativa ante la EUIPO (MUE 12575155):

El titular de la marca es Pest Control Office Limited, sin embargo, no cabe duda de que la marca hacer referencia a una de las pinturas del conocido artista de arte urbano BANKSY, grafiti que aparece en el muro de la ciudad de Bethlehem.

Posteriormente, Full Black Colour Limited, en adelante el solicitante, presentó una declaración de nulidad contra la citada marca invocando el motivo de mala fe (Artículo 59. 1, b) del RMUE). La solicitud se dirigía contra todos los productos y servicios registrados. Se comentarán a continuación, brevemente, las alegaciones de las partes:

  1. Alegaciones del solicitante.

El solicitante alega que la marca es la reproducción exacta de una de las obras de Banksy, siendo esta una de las más famosas de su repertorio. La solicitante no ha hecho uso de dicha marca para los productos solicitados, siempre se ha reproducido como una obra de arte.

En cuanto al motivo de mala fe, se alega, que la obra objecto de registro es una obra de grafiti en sitio público y que el registro de la MUE tiene como objeto impedir el uso de una obra de arte. En definitiva, se indica que el solicitante no tenía la intención de utilizar el signo como marca y que esto supondría un abuso de derecho un acto de mala fe.

  1. Alegaciones del titular.

El titular alega que no ha quedado acreditada en ningún momento la mala fe. Añade que actualmente existen obras que constitutivas de derechos de autor, que se encuentran registradas como marcas. Además, está debidamente justificado que un tercero (persona física o jurídica) que actúa en nombre del particular, procure la protección de un signo como marca para evitar que se produzcan infracciones que perjudiquen a los derechos del representado.

Es más, se invoca el Artículo 11.1 de la Carta de Derechos Fundamental de la Unión Europea (Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades y sin consideración de fronteras), alegando que no se puede privar de un derecho marcario por estar el signo amparador por derechos de autor.

 

Decisión de la EUIPO (División de Anulación)

La Oficina resalta que la mayoría de los argumentos presentados por ambas partes, tienen relación directa con Banksy, sin embargo, el titular de la marca objeto de esta cancelación es otro (el cual sin lugar a duda guarda una relación Banksy, siendo este su representante debido a la voluntad del artista de preservar su identidad anónima y por lo tanto la solicitud de la marca se lleva a cabo siguiendo los intereses de este último).

Se recuerda que la finalidad de la marca es la de permitir a los consumidores identificar el origen comercial de los productos, mientras que el objeto del derecho de autor es entre otras cosas, el de proteger los distintos tipos de obras. En el presente caso, Banksy no ha querido ejercitado acciones o hacer uso de sus derechos de autor, pues ha preferido mantener su anonimato como autor.

Sin embargo, contrario a lo que alega el solicitante, la Oficina no cuestiona el hecho de que las obras de Banksy puedan o no ser registradas como marcas por el mero hecho de poder estar protegidas por derechos de autor, ni por la política que sigue Banksy de permitir a terceros el uso de sus obras (siempre que no tenga un propósito comercial) o de no comercializar productos con estas. Esto sin embargo tiene una repercusión en el ámbito del derecho de marcas.

La Oficina indica, que, según conocida jurisprudencia, existirá mala fe si el titular de la marca nunca tuvo la intención de utilizar el signo en el tráfico económico en relación con los productos y servicios designados, contrariamente a las buenas prácticas y a los intereses de terceros. Por las pruebas aportadas, no ha quedado probado que Banksy haya hecho uso de la marca para los productos designados desde el momento de su registro.

Por último, se señala que la marca impugnada, parece que tenga como objeto suplir la falta de protección de los derechos de Banksy al no poder ejercerlos por prevalecer su carácter anónimo, no siendo esta la función de una marca.

En definitiva, se declara la nulidad de la marca en todas las clases registradas.

Decisión de la División de Anulación de la EUIPO (Caso 33843C), de 14 de septiembre de 2020