ANTECEDENTES DEL LITIGIO

El 14 de septiembre de 2018, el solicitante Philip Morris Products presentó una solicitud de registro de una marca de la UE para el signo denominativo “SIENNA SELECTION” para productos incluidos en la Clase 34. El 19 de junio de 2019 el examinador denegó el registro en base a los motivos de los arts. 7.1 b) y c) del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, por no tener carácter distintivo y ser descriptivo de los productos solicitados. El 30 de julio de 2019 la demandante interpuso un recurso que fue desestimado por la Quinta Sala de Recurso el 18 de diciembre de 2019.

La Quinta Sala de Recurso consideró que el término “siena”, que es un tipo de color marrón oscuro que proviene de un pigmento terroso original de Siena (Italia), era descriptivo de los productos para los que se solicita la marca. El fundamento de esta decisión radica en las características del mercado del tabaco, argumentando que las empresas tabaqueras utilizan los colores como indicación del tipo de cigarrillo que se vende, siendo así la palabra “siena” indicativa de un producto de sabor más intenso y con mayor nicotina. Por este motivo, la Sala consideró que la marca era descriptiva y, por tanto, no distintiva.

DECISION DEL TRIBUNAL GENERAL

El Tribunal General declaró, en primer lugar, que la Sala de Recurso acertó al considerar que el color puede considerarse una característica en el sentido del artículo 7.1, letra c), por lo que puede denegarse el registro de una marca que lleve el nombre de un color siempre que sea razonable creer que será reconocida por los sectores interesados como una descripción de una de las características de los productos o servicios para los que se solicita el registro. Asimismo, una marca que tenga elementos que hagan referencia al gusto o al sabor de los productos puede considerarse descriptiva. Sin embargo, esta característica debe ser objetiva e inherente a la naturaleza de ese producto o servicio.

A pesar de ello, el Tribunal General no está de acuerdo con las conclusiones de la Sala de Recurso. El Tribunal General afirma que la práctica de las tabacaleras en materia de colores sólo puede concebirse como un hecho notorio en lo que respecta a los colores rojo y blanco, pero no puede ser extensiva a ningún otro color. Además, el Tribunal General señala que el público pertinente no percibirá inmediatamente y sin más reflexión el grado de sabor y aroma o el contenido de nicotina sólo a partir del elemento denominativo “siena” en la marca.

En efecto, el Tribunal General señala que la práctica habitual en la industria del tabaco no está relacionada con los colores sino con los matices, de modo que un sabor más fuerte se identificaría con un color más oscuro mientras que un sabor más suave con un color más claro. Así, el consumidor medio tendría que conocer todo el código de colores utilizado en la comercialización de los productos para poder sacar conclusiones sobre las características del producto.

En conclusión, la Sala de Recurso se equivocó al considerar que la marca era descriptiva sólo por contener la palabra “siena”, y también al considerar que sólo por este carácter descriptivo la marca no era distintiva. La resolución fue anulada en su totalidad.

Sentencia del Tribunal General, asunto T-130/20 de 9 junio 2021