En el caso de Victor International GmbH vs. EUIPO y Gregorio Ovejero Jiménez, la Sentencia del Tribunal General de 7 de septiembre 2016 interpreta la prueba del uso efectivo de una marca nacional anterior, y el riesgo de confusión entre ésta y la marca de la Unión Europea solicitada.

Universal Victor International GmbH presentó una solicitud para el registro de una marca de la Unión   Europea formada por el signo denominativo “VICTOR” para las clases 25 y 35.  Gregorio Ovejero Jiménez formuló oposición contra el registro, basado en la marca figurativa española reproducida a continuación para la clase 25:

La División de Oposición estimó parcialmente la oposición ya que las marcas en conflicto eran similares tanto desde el punto de vista visual como fonético, por lo que existía un riesgo de confusión en relación con los productos y servicios a que se refiere la marca solicitada.  La Segunda Sala de Recurso desestimó el recurso interpuesto.

La demandante invoca tres motivos:

  • La infracción del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n. 207/2009, en combinación con el artículo 42, apartados 2 y 3 de éste (el uso de la marca anterior en una forma que difiera en elementos que no alteren su carácter distintivo).

El Tribunal establece que aunque el punto (a) del segundo subpárrafo del artículo 15, apartado 1, se refiere sólo al uso de la marca de la Unión Europea, deberá aplicarse por analogía al uso de la marca nacional, en cuanto que el artículo 42, apartado 3, dispone que el párrafo 2 de ese mismo artículo se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en la letra a) del apartado 2 del artículo 8, ‘entendiéndose que el uso [en la Unión] queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional’.  En referencia al alcance de ambos artículos, la prueba del uso efectivo de una marca anterior, nacional o de la Unión Europea, que fundamente la oposición al registro de una marca de la Unión solicitada, incluye también la prueba del empleo de la marca anterior en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de ésta en la forma bajo la cual se halle registrada.

En el caso actual, el uso de la marca anterior en la forma en que la palabra “victoria” va acompañada por un elemento figurativo, o está escrita en color, o puesto dentro de un círculo y va acompañada de signos denominativos y figurativos como sigue:

no se altera, dentro del sentido del punto (a) del segundo párrafo del artículo 15 apartado 1, como consecuencia del uso de la misma en el comercio, y por tanto es totalmente legítimo tener en cuenta la prueba del uso efectivo de la marca anterior en una de las formas reproducidas arriba.

  • La infracción del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n. 207/2009, en combinación con el artículo 42, apartados 2 y 3 del Reglamento n. 207/2009 y la regla 22, apartado 3 y 4 del Reglamento n. 2868/95 (la prueba del uso efectivo).

La demandante alega tres motivos:

  1. La marca anterior no se usa como marca sino como nombre de una empresa.

El Tribunal observa que es incorrecto, ya que en las facturas la marca aparece en la esquina superior derecha mientras que el nombre aparece en la esquina superior izquierda; el nombre de la empresa no corresponde con la marca anterior; y el signo no va acompañada por una dirección o  forma de incorporación.

  1. La prueba aportada no establece el uso de la marca anterior para el ‘calzado (excepto ortopédico)’, en cuanto que no acredita que la marca anterior estuviera fijada directamente en los productos o vinculada a ellos.

El Tribunal dice que no hay necesidad de que la marca anterior estuviese fijada directamente en los productos, y que una conexión entre el uso de la marca y los productos en cuestión puede establecerse sin que sea necesario fijar la marca en el mismo producto, y en este caso, la presencia de la marca anterior en facturas, catálogos, publicidad relacionada con  los productos en cuestión, y artículos de prensa donde, además, aparece inter alia en las etiquetas cosidas a los zapatos, permite establecer un vínculo de ese tipo.

  1. Ni los recortes de catálogos y revistas, que sólo contienen dibujos o diseños de zapatos pero carecen de fotografías, etiquetas o material de embalaje, ni las facturas, en las cuales la marca anterior no esté reproducida con los productos o al lado de ellos, pueden ser tomados en consideración como prueba del uso efectivo de la marca anterior.

Es en este contexto que el Tribunal interpreta que cada elemento de prueba no puede analizarse por separado y, considerado de forma global, la interviniente ha demostrado el uso efectivo de la marca anterior para el ‘calzado (excepto ortopédico)’ durante el periodo relevante en el territorio de España.

  • Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b del Reglamento no. 207/2009 (riesgo de confusión).

El Tribunal se mostró de acuerdo con la Segunda Sala de Recurso de EUIPO en lo siguiente:

  1. El público relevante es España ya que la marca anterior es una marca española. Y, en cuanto a los productos, el público pertinente estaba formado por el público en general, es decir, consumidores medios normalmente informados  y razonablemente atentos y perspicaces, con un nivel de atención media.
  2. Algunos de los productos y servicios eran idénticos ya que quedaban cubiertos por la marca anterior y tenían los mismos canales de distribución, y el resto eran similares ya que estaban conectados y dan la impresión de que la responsable de su fabricación es una misma empresa.
  3. Los signos son altamente similares visualmente ya que ambos tienen en común seis letras, y aquellas seis letras se encuentran al principio de las palabras, y uno de los signos se incluye por completo en el otro. Fonéticamente, ambos signos son similares, como se desprende de la jurisprudencia, los signos son similares fonéticamente cuando una de las marcas se incluye por completo en la otra, incluso cuando la estructura silábica de las marcas en conflicto difiere debido a la presencia de tres sílabas en la marca solicitada y dos sílabas en la marca anterior, la impresión fonética global  transmitida por los signos en conflicto es similar, en cuanto que el principio de la marca anterior, a lo que generalmente los consumidores prestan más atención, y la marca solicitada, se pronuncian de la misma manera.  Además, conceptualmente son similares ya que el público relevante percibiría las palabras “victor” y “victoria” como versiones masculinas y femeninas del mismo nombre.
  4. Por consiguiente, existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, ya que el público pertinente puede pensar que los productos y servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente en la medida en que los productos y servicios en cuestión son parcialmente idénticos y parcialmente similares, y, además, ya que los signos controvertidos son similares visualmente, fonéticamente y conceptualmente. En el sector de la ropa, es frecuente que la misma marca presente distintas configuraciones según el tipo de producto que designe. También es habitual que una misma empresa utilice marcas derivadas para distinguir sus diferentes líneas de producción (femenina, masculina, joven).  En estas circunstancias, puede concebirse que el público relevante considere que la ropa designada con las marcas en conflicto pertenece, en efecto, a dos gamas de productos distintos, pero procedentes, no obstante, de la misma empresa.

Al haber sido desestimados los tres motivos interpuestos por la demandante, el Tribunal desestimó el recurso en su totalidad.