Los hechos relevantes de esta sentencia son los siguientes: 1)  ICMA Sistemas, S.L. (en adelante, ICMA) concertó con la Universidad de Vigo tres proyectos de investigación, financiados por ICMA y parcialmente subvencionados por la Xunta de Galicia:

i) El primero, titulado “Modelización, simulación y estudio experimental de un sistema geotérmico destinado a pequeños y medianos consumidores, fue dirigido por Arcadio , comenzó el 10 de julio de 2007 y tenía una duración de 12 meses.

ii) El segundo, titulado “Diseño y desenvolvimiento experimental de un prototipo de bomba de calor geotérmica de alta eficiencia energética”, fue dirigido por Vicente, comenzó el 31 de julio de 2009 y tenía una duración de 24 meses.

iii) Y el tercero, titulado “Estudio teórico y experimental para el desarrollo de bombas de calor geotérmicas para aplicaciones de alta temperatura”, también debía estar dirigido por Vicente, comenzaba en octubre de 2010 y finalizaba en septiembre de 2012. 2) Ecoforest Geotermia S.L. es una sociedad del grupo Bio Ecoforest S.L., constituida en enero de 2012, cuyo objeto social guarda relación con la fabricación y comercialización de toda clase de aparatos y equipos de bombas de calor. La esposa de Vicente, médica de profesión, aparece como socia fundadora de Ecoforest Geotermia. 3) El 5 de octubre de 2012, Ecoforest Geotermia solicitó la patente ES 2453740, concedida el 8 de abril de 2014, que consiste en un sistema de producción de agua caliente sanitaria (ACS). Quienes aparecen como inventores de la patente son Vicente y Benedicto, director general del Grupo Ecoforest.

En este contexto fáctico, ICMA ejercitó frente a ECOFOREST, entre otras, una acción de reivindicación de la patente antes mencionada, pero la acción no prosperó, con fundamento en lo dispuesto en el art. 12.1 Ley de Patentes aplicable al caso, la Ley 11/1986, de 20 de marzo (actualmente el mismo artículo de la vigente Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes), según la cual: “1. Si la patente hubiere sido concedida a una persona no legitimada para obtenerla según lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, la persona legitimada en virtud de dicho artículo podrá reivindicar que le sea transferida la titularidad de la patente, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que puedan corresponderle”.

La acción presupone que quien solicitó la patente no estaba legitimado para obtenerla y que la legitimación le correspondía al demandante que la reivindica. Para justificar su legitimación, ICMA argumenta que ha sido ella quien ha desarrollado la invención patentada en el seno de los proyectos de investigación realizados con la Universidad de Vigo. Pero de la prueba practicada resulta que la sociedad demandante no podía considerarse como inventora de la bomba de calor comercializada por ECOFOREST al existir diferencias sustanciales respecto del prototipo de IMAC SISTEMAS. Diferencias tan relevantes que permiten afirmar que las mismas no derivan de los resultados de los proyectos de investigación de IMAC SISTEMAS, especialmente respecto del segundo ni, por lo tanto, del prototipo elaborado por IMAC SISTEMAS”.

STS (Civil) de 27 de enero de 2022.