ANTECEDENTES DEL LITIGIO

RUBIO SNACKS S.L., la recurrente, es la mercantil titular de la marca española nº 2.150.852 “RUBIO” y la marca de la UE nº 17.427.725 “RUBIO” , registradas para productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional: “Patatas chips (patatas fritas a la inglesa)”;- “Patatas fritas; patatas fritas a base de soja y de yuca; patatas fritas de bolsa; patatas fritas en forma de aperitivos; patatas fritas en forma de bastón; patatas fritas con bajo contenido en grasa; patatas chips (a la inglesa); aperitivos a base de frutos secos; dátiles; higos secos”.

En fecha 20 de abril de 2020, la recurrente interpuso un recurso de alzada contra la resolución de 13 de marzo de 2020 de la Oficina Española De Patentes y Marcas, en adelante OEPM, por la que se acordaba conceder la inscripción de la marca n. 4030624 “PATATAS FRITAS LA RUBIA” (mixta), para productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional.

Dicho recurso, fue desestimado por la OEPM, que, a su vez, concibió el registro de la marca impugnada argumentando que, analizando los elementos denominativos de ambos signos, existían suficientes diferencias fonéticas y denominativas entre ellos. Además, que, desde el punto de vista gráfico, presentaban diferencias tanto gráficas como de impacto visual y que, con respecto a la dimensión conceptual, los signos en conflicto presentaban ideas suficientemente diferenciadas.

La recurrente mostró su disconformidad con la resolución de la OEPM, por lo que presentó recurso contencioso-administrativo alegando la concurrencia de la prohibición relativa de registro del artículo 6.1.b) y 8 de la Ley de Marcas.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En primer lugar, el tribunal dispuso que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar, la identidad o semejanza de los signos, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir (artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas).

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, que “a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos.”

Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, “esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos”.

Marca anterior e identidad de productos y servicios

En cuanto a la identidad de productos y servicios, el tribunal afirmó que estaba claro que había identidad. Pues, las marcas nº 2.150.852 “RUBIO” y la marca de la UE nº 17.427.725 “RUBIO” para productos de la clase 29, son signos prioritarios a la marca impugnada nº 40306221 “PATATAS FRITAS LA RUBIA”, también en clase 29.

Similitud de los signos

El tribunal resolvió que concurría semejanza denominativa, por lo que era aplicable la prohibición relativa de registro del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas.

En efecto, dispuso que “descartando los vocablos “patatas fritas” contenidos en la marca impugnada por su mero carácter descriptivo, debemos limitar el análisis a la comparación entre los vocablos “La Rubia” de la marca impugnada y “Rubio” de las marcas prioritarias y en esa comparación apreciamos gran semejanza dado que la única diferencia es del género, lo que es insuficiente para evitar el riesgo de confusión que se produce por la evidente semejanza denominativa existente entre los signos enfrentados”.

Añadió, que tampoco se podía considerar que el elemento gráfico presente en la marca impugnada fuera suficiente para desvirtuar la impresión de semejanza que se deriva del análisis de los elementos denominativos de los signos, pues ese elemento gráfico no destacaba en modo alguno sobre el elemento denominativo del signo impugnado, el cual es el que resalta en la impresión visual del signo.

Por todo ello, se estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por “RUBIO SNACKS, S.L”, por lo que se ANULÓ la resolución recurrida, acordando que se denegara el registro de la marca impugnada “PATATAS FRITAS LA RUBIA” ante la OEPM, además de imponer las costas a la demandada.

STSJ M 1149/2022 – ECLI:ES:TSJM:2022:1149 11 de febrero de 2022