Antecedentes:

Buongiorno es un proveedor de servicios de información a través de la red de Internet y telefonía móvil. En 2010, dicho proveedor lanzó una campaña publicitaria para la suscripción de un servicio, de pago, de remisión de contenidos multimedia vía SMS que comercializaba con la denominación «Club Blinko». La suscripción del referido servicio permitía participar en un sorteo, uno de cuyos premios consistía en una «tarjeta regalo de ZARA» de un valor de 1 000 euros. Tras clicar en el banner para acceder al sorteo, el suscriptor veía aparecer en la pantalla siguiente el signo ZARA enmarcado en un rectángulo, evocando el formato de las tarjetas regalo.

Inditex presentó ejercitó una acción ante los Tribunales españoles por violación de marca contra Buongiorno, por vulneración de los derechos de exclusiva conferidos por una marca nacional que protegía el signo «ZARA» (en lo sucesivo, «marca ZARA»). La demanda fue desestimada en primera y segunda instancia con el fundamento de que el uso de la marca ZARA por parte de Buongiorno no lesionaba el renombre de dicha marca y que no había un aprovechamiento indebido de su reputación.

Inditex interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que es el órgano jurisdiccional remitente y en este ámbito, dicho órgano jurisdiccional plantea la siguiente cuestión prejudicial.

La cuestión prejudicial:

«¿Debe interpretarse el art. 6.1.c) de la Directiva [89/104] en el sentido de entender implícitamente incluida en el límite al derecho de marca la conducta más general a la que hace referencia ahora el art. 14.1.c) de la Directiva [2015/2436]: uso “[d]e la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos”?»

Decisión del TJUE:

Procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que se refiere a un uso de la marca en el tráfico económico por un tercero, conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos solamente cuando tal uso de la marca sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por ese tercero. Y en  su consecuencia decide: “Corresponde al juez nacional, en particular, determinar, teniendo en cuenta todas las circunstancias del asunto principal, si Buongiorno, mediante la campaña publicitaria que lanzó para la suscripción de uno de sus servicios, que permitía participar en un sorteo en el que uno de los premios consistía en una «tarjeta regalo de ZARA» y en la que el suscriptor veía aparecer en la pantalla el signo «ZARA» enmarcado en un rectángulo que evocaba el formato de las tarjetas de regalo, hizo un uso de la marca ZARA en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2008/95 y, en tal caso, apreciar, a la vista del artículo 6, apartado 1, de esta Directiva, si tal uso era necesario para indicar el destino de un servicio ofrecido por Buongiorno y, en su caso, si dicho uso se había realizado conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Asunto C‑361/22 STJUE DE 11 de enero de 2024