En síntesis, el titular de la marca nacional mixta KHAMA, cuyo signo es

ejercita una acción por infracción frente a la demandada. Funda su pretensión en el hecho de que mediante la mencionada marca distingue el comercio de colchones, en tanto que la demandada  distingue los colchones que fabrica mediante el signo KALMA, existiendo riesgo de confusión.

Revisten particular relevancia dos hechos. El primero es que la demanda no pudo fundarse en una prioridad de uso de la marca y la nulidad de la marca de la demandada, puesto que ésta última no era titular de marca alguna, si bien la había solicitado. La concesión  de la marca a la demandada se produce después de iniciado el pleito. La marca nacional concedida era mixta, cuyo elemento denominativo es “Kalma Colchón”, en la clase 20 y para “colchones”, cuya reproducción gráfica es la siguiente:

El segundo hecho relevante es que la marca de la actora, anterior a la de la demandada, había sido concedida para servicios comprendidos en la clase 35: venta al por menor y mayor y a través de redes mundiales de informática de muebles.

La sentencia examina tres cuestiones que constituyen el fundamento del pronunciamiento desestimatorio de la demanda: a) si es admisible ejercitar la acción por infracción de los derechos marcarios frente a quien puede invocar un registro marcario cuya validez no es discutida en el proceso; b) el ámbito de protección que dispensa el registro de la marca al demandante; y c) si los signos son lo suficientemente semejantes para que exista confusión en quienes adquieren los productos

Por el orden expuesto,

Primero. La sentencia parte de la base de que el titular de una marca puede ejercitar una acción de infracción marcaria frente al titular de otra marca sin pedir la nulidad de esta última, lo cual era necesario que así fuera en este pleito, toda vez que la marca de la demandada fue concedida después de presentada la demanda. En apoyo de dicha tesis cita la sentencia la Sala Primera del TS, la cual ha aceptado que el titular de una marca nacional registrada no puede oponer el  ius utendi  que le es formalmente inherente frente al titular de otra marca preexistente y confundible con aquella, con la intención de eludir la calificación como materialmente infractor de su uso, lo que no puede aceptarse, así mediante  STS, 1ª, núm. 520/14, de 14 de octubre de 2014 , Ponente José Ramón Ferrándiz Gabriel. Esa posición había sido previamente asumida por la  STJCE, de 21 de febrero de 2013, asunto C-561/11 , Fédération Cynologique Internationale, incluso sin que fuera necesaria una previa declaración de nulidad de la marca posterior.

Segundo. En cuanto al ámbito de protección que dispensa el registro de la marca al demandante, la sentencia establece que el derecho de exclusiva ganado por la actora no se proyecta respecto de la categoría de productos de los que comercializa la demandada con empleo del signo controvertido.

Considera el Juzgado que un juicio sencillo pero minucioso y por etapas, considerando sucesivamente los siguientes factores: la comparación de productos y servicios, el público destinatario y su grado de atención, la comparación de signos, el carácter distintivo de la marca anterior, la eventual presencia de otros factores adicionales y una evaluación global -y final- del riesgo de confusión.

El juicio de comparación entre signos controvertidos siempre parte de un examen formal entre categorías de registro y concretas aplicaciones dentro de esas categorías. En el caso, el signo de la actora se corresponde con una categoría de registro completamente distinta de la concreta aplicación que realiza la demandada para distinguir sus productos.

Continúa el razonamiento de la sentencia, que para ganar un derecho de exclusiva sobre una marca no es necesario un agotamiento de todas las posibles aplicaciones presentes y futuras de ese signo dentro de una misma clase de registro. También es necesario cierta flexibilidad para apreciar que un derecho de exclusiva pueda proyectarse respecto de una categoría de registro distinta de la formalmente obtenida. Se trata de un criterio próximo a la complementariedad de productos o servicios, que es uno de los corolarios del juicio de confusión, como es sabido.

Tercero. Por último, con carácter subsidiario, afronta el Juzgado la cuestión de si los signos son lo suficientemente semejantes para que exista confusión en quienes adquieren los productos: la conclusión es negativa porque la comparación de ambos signos no determina un grado de similitud bastante para no superar el juicio de confusión.

La categoría de registro en la que el signo de la actora se obtuvo y las aplicaciones realizadas por la demandada, no podría advertirse una unidad de destinatarios entre los productos y servicios distinguidos con uno u otro signo. El primero se proyecta respecto de utilidades empresariales para la organización de un mercado y el segundo a los potenciales interesados en la compraventa de colchones.

Pero, aún después, la comparabilidad de signos evidencia grandes y notables diferencias entre ambos. Todo considerando la disposición de elementos dominantes en uno y otro caso, que son diversos, y las diferencias conceptuales y fonéticas entre uno y otro signo controvertido.

SJM Valencia 3, de 13 de abril de 2021.