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Walton International LTD (en adelante, Walton), obtuvo el 30 de marzo de 2011 la concesión de la marca española “Giordano” para productos y servicios en clases 18 y 25, en relación con el sector de la moda. No obstante, Walton no hacía un uso efectivo de su marca en el mercado español, pues a pesar de que los productos se ofrecían en España, la página web de la marca únicamente se encontraba redactada en inglés, no contemplaba el euro como moneda de pago (hasta el 2016) y no disponían de ningún medio de contacto ni servicio postventa en España. Asimismo, durante los primeros años de la concesión de la marca se abrieron dos tienda “Pop up” en dos mercadillos de Madrid y dos tiendas físicas en esta misma ciudad, de las cuales, ninguna de ellas estuvo abierta por un plazo mayor de 60 días, y por las que obtuvieron un volumen total de ventas de 9.086 euros. Las ventas online de Walton en España de 2012 a 2015 fueron inferiores a 100 euros mensuales.

Por otro lado, la entidad Verweij Fashion BV (en adelante, Verweij Fashion) venía utilizando la marca “Giordano” desde el año 1997 de forma ininterrumpida, a través de Verweij Retail International, BV Sucursal en España (en adelante, Verweij España), y mediante contratos de distribución con Enta Benada 2014, S.L. (en adelante, Enta Benada), Mensgranch, S.L. (en adelante, Mensgranch), y Sir Moda, S.L. (en adelante, Sir Moda), que han distribuido y comercializado en España productos identificados con signos distintivos idénticos al registrado por Walton, sin contar con la preceptiva autorización, a través de una serie de tiendas bajo la denominación «Baileys».

El 29 de marzo de 2016, un día antes de la finalización del período de gracia de la marca “Giordano”, Walton interpuso una demanda contra Verweij España, Enta Benada, Mensgranch y Sir Moda por infracción de marca. Las demandadas contestaron a la demanda alegando que Verweij Fashion venía haciendo un uso pacífico e ininterrumpido de la marca desde el 1997, y que la actora no explotaba la marca en España. En consecuencia, formularon demanda reconvencional solicitando la declaración de caducidad de la marca por falta de uso. Previamente a la interposición de la demanda Verweij Fashion, ya había interpuesto una demanda frente a Walton de caducidad de la marca “Giordano” por falta de uso que fue acumulada a los presentes autos.

La sentencia en primera instancia desestimó la demanda principal y estimo la demanda de caducidad interpuesta por Verweij Fashion y la demanda reconvencional de Verweij Retail España, Enta Benada, Mensgranch y Sir Moda S.L., apreciando así que Walton no había hecho un uso real y efectivo de la marca durante los cinco años posteriores a su concesión y declaró así la caducidad de la marca.

Walton recurrió dicha sentencia en apelación y la Audiencia Provincial estimó parcialmente el recurso. La sentencia en segunda instancia confirmó la caducidad de la marca “Giordano”, al haberse presentado la demanda de reconvención una vez transcurrido el período de gracia. No obstante, la demanda por infracción de marca fue presentada durante la vigencia del período de gracia, de forma que debía apreciarse la violación de la marca durante este período de tiempo, concluyendo así que debía compensarse económicamente a la actora por la infracción marcaria producida.

Las demandadas recurrieron la sentencia en casación sosteniendo que, una vez estimada la caducidad por falta de uso, la acción por infracción debía quedar enervada, pues el derecho exclusivo sobre la marca está condicionado por su uso efectivo.

El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación y concluyó que Walton había incurrido en un fraude procesal, al haber esperado deliberadamente el transcurso del plazo de cinco años del periodo de gracia menos un día para interponer la demanda y así eludir la aplicación del art. 41.2 de la Ley de Marcas del 2001 (prueba de uso efectivo). En estas circunstancias, su conducta es contraria a las exigencias de la buena fe procesal, y por lo tanto, al no haber acreditado el uso real y efectivo de la marca durante cinco años a contar del registro de la misma, no puede reclamar la indemnización de daños y perjuicios derivados de la infracción marcaria.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sección 1) número 633/2026 del 27 de abril del 2026