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Antecedentes del litigio.

En 1978, el recurrente en este proceso y las partes coadyuvantes, adquirieron un local en Ibiza con el fin de instalar en el mismo el bar “Café del Mar”. En 1992 se solicitó por primera vez por el coadyuvante el registro Café del Mar. Posteriormente, se constituyó sociedad por la que se le otorgaba poder al coadyuvante para realizar actos jurídicos y en nombre y representación de la sociedad. Entre otras, en 1999 se presentó solicitud de marca de la Unión en clase 9, 25 y 42:

Seguidamente, el 6 de mayo de 2014, los recurrentes junto con Café del Mar S.C., presentaron ante la EUIPO solicitud de nulidad en base al artículo 59.1, b) (solicitud de una marca actuando de mala fe) y el artículo 60.1, c) y 8.4 respectivamente (nulidad en base a derechos anteriores). Mediante resolución de 3 de junio de 2015, la División de Anulación estimó la totalidad de la solicitud, al apreciar mala fe en el momento de la solicitud de la marca. Decisión que fue recurrida por la parte coadyuvante y que la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO anuló en fecha de 4 de septiembre de 2017, la cual es objeto de recurso ante el Tribunal General.

El citado Tribunal establece en su reciente decisión, la siguiente valoración en la apreciación de mala fe:

  • Para apreciar la existencia de mala fe, como se establece en conocida jurisprudencia, se debe tener en cuenta entre otros factores, el hecho de que el solicitante del registro sepa o deba saber, que un tercero utiliza un signo que dé lugar a confusión con el signo que se solicita. Este hecho queda probado, pues el coadyuvante era parte accionista de las sociedades en común, así como mandatario de una de ellas, por lo que no podía ignorar “el riesgo de perjuicio” que este acto suponía.
  • Se debe tomar en consideración por otro lado la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro. El Tribunal considera que los recurrentes han demostrado que, al solicitar el registro de la marca controvertida, el coadyuvante se comportó de un modo que se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios, y actuó por tanto de mala fe. Los beneficios obtenidos por la marca no fueron compartidos con el resto de accionistas que conformaban la sociedad, y no estaba de ninguna forma autorizado a registrar la marca bajo su nombre, aun teniendo poder para actuar y representar por cuenta de la sociedad.

En virtud de lo cual, se estima el motivo de nulidad absoluta y se anula la decisión impugnada.

Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta), en el asunto T773/17 de 12 de Julio de 2019


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