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Bakery Donuts Iberia S.A.U, es la titular de las reconocidas marcas españolas “DONUT” y “DONUTS” que designan productos de bollería incluidos en la clase 30 del nomenclátor. No obstante, la empresa Atlanta Restauración Temática S.L. comercializó, a través de su página web, unas rosquillas bajo la marca “REDONDOUGHTS” que en la descripción del producto se identificaban como “donut”.

Ante esta situación, Bakery Donuts interpuso una demanda contra Atlanta, por vulnerar sus derechos marcarios e incurrir en actos de competencia desleal al desarrollar una estrategia de erosión y menoscabo de la distintividad de sus marcas registradas. Sin embargo, Atlanta se opuso a la demanda alegando que el uso de la palabra “donut” por su parte, había sido insignificante y no a título de marca. La demanda fue desestimada en primera instancia porque no se apreció una infracción marcaria. En segunda instancia, se desestimó el recurso interpuesto por Bakery Donuts porque, la Audiencia Provincial consideró que el término donut era descriptivo de una tipología de rosco pues así está admitido por la Real Academia de la Lengua.

Bakery Donuts recurrió la sentencia de la Audiencia Provincial alegando que no se había valorado si el uso del término “donut” en la página web de la demandada podía ser o no calificado como una práctica legal en materia industrial. Asimismo, también alegó que no se estaban teniendo en cuenta los intereses legítimos del titular de las marcas renombradas registradas, pues el uso de la palabra donut por parte de la demandada puede implicar un aprovechamiento indebido del renombre o notoriedad de las marcas de Bakery; y un menoscabo al carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas Donuts.

El Tribunal Supremo consideró que la sentencia recurrida había fundamentado el carácter descriptivo del término “donut” en su acogimiento por la RAE. En este sentido, el tribunal advierte que en el diccionario se recoge el término con la tilde que se deriva de su pronunciación en español “dónut” (no “Donut”), junto a una mención expresa indicando que dicha palabra proviene de la marca registrada Donut®, excluyendo así el carácter genérico del término. Asimismo, el tribunal indica que la lexicalización de una marca no implica un menoscabo a su distintividad si se reconoce su orígen marcario en el diccionario.

Atlanta utilizó, en su catálogo informático, el signo Donut, que no la palabra “dónut” recogida en el diccionario de la RAE. En su lugar, podría haber utilizado otras alternativas para describir su producto como roscos, rosquillas o berlinas, sin necesidad de utilizar una marca ajena que puede quedar menoscabada en su carácter distintivo y renombre.

Por todo lo anterior, se determina la ilicitud de la actuación de Atlanta en virtud de los derechos marcarios de Bakery. No obstante, atendiendo a  que el uso de la marca Donut por parte de Atlanta ha sido limitado a partes no especialmente resaltadas de su página web (descripción de los productos), fugaz, reducido y que la infractora se  comprometió formalmente a abstenerse de usar el término en un futuro, no se estima justificada la concesión de una indemnización a Bakery.

Sentencia del Tribunal Supremo  4788/2025 de 28 de octubre de 2025