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La demandante es titular de la marca 2857285, “Bodytone”, denominativa, solicitada en fecha 19/12/2008 concedida en fecha 04/06/2009 para designar artículos de gimnasia y deporte, entre otros, comprendidos en la clases 28 y 35. Ejercita una acción de infracción marcaria e indemnizatoria del daño alegando que la demandada vendía bicicletas de spinning mediante la página web, ofertadas con el nombre de “BODYTONE EVOLUTION”.

La demandada en su contestación a la demanda hizo referencia al término de lengua inglesa “body tone”, que se traduce al español como “tono corporal” o “tono muscular”. Este término es ampliamente conocido por la generalidad del público consumidor relativo al campo de la gimnasia y del deporte, ya que hace referencia al estado de contracción de los músculos dependiente de la integridad del sistema nervioso y de las propiedades de los músculos tales como la contractibilidad, elasticidad, ductilidad y extensibilidad. Formuló, además, reconvención, solicitando la nulidad de la marca de la actora, en cuanto a la venta de artículos de gimnasia y deporte. Interesó también la caducidad por no uso respecto de otros productos, lo cual no es relevante para esta reseña.

Respecto de la acción por infracción marcaria, la pretensión de la demandante fue estimada. El razonamiento del Tribunal se manifiesta en la sentencia, en los siguientes términos: El consumidor medio puede comprender el significado de determinados términos, aunque procedan de otra lengua – STS 362/2013 de 30 de mayo. En este caso el término “body” es frecuentemente utilizado y ampliamente comprendido por el público en general y el término “tone” tiene etimología latina. No obstante, no es posible admitir que nos encontremos ante un término afectado por la prohibición del registro de marcas que se compongan de signos o indicaciones descriptivas. Como ya declaró el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 20 de septiembre de 2001, en referencia al término “Baby-dry”: En relación con marcas compuestas por palabras, como la que es objeto del litigio, debe apreciarse un posible carácter descriptivo no sólo respecto a cada uno de los términos considerados separadamente sino también respecto al conjunto que forman. Cualquier diferencia perceptible entre la expresión del sintagma propuesto para el registro y los términos utilizados, en el lenguaje corriente de la categoría de consumidores interesada, para designar el producto o el servicio o sus características esenciales es adecuada para conferir a ese sintagma un carácter distintivo que le permite ser registrado como marca… Para apreciar la aptitud de un sintagma, como Baby-dry, para tener carácter distintivo, hay que adoptar el punto de vista de un consumidor de lengua inglesa. Desde este punto de vista, y en relación con los pañales para bebés, la apreciación que debe realizarse depende de si puede entenderse que el sintagma controvertido es la forma normal de designar ese producto o de presentar sus características esenciales en el lenguaje ordinario.

Seguidamente la sentencia lleva a cabo la comparación entre los signos “BODYTONE” Y “BODYTONE EVOLUTION”, alcanzando la conclusión de que existe riesgo de confusión y, por lo tanto, infracción de la marca del demandante. El consumidor medio normalmente percibe un signo como un todo y no procede a analizar sus diversos detalles. Y cuando se trata de un signo compuesto, por lo general atenderá especialmente al primero de los términos, dado que la lectura se efectúa de izquierda a derecha. La palabra añadida “Evolution” indica la idea de un nuevo desarrollo del producto, por lo que su relevancia para efectuar el análisis pertinente es limitada. El elemento denominativo de la marca registrada y el elemento denominativo dominante del signo usado coinciden. La utilización del mismo término “BODYTONE” y la posición que ocupa en el signo usado hace que exista similitud entre los signos, apreciándose además identidad aplicativa.

Respecto de la acción de daños y perjuicios, la demandante opta por pedir la ganancia dejada de obtener, la cual calcula del siguiente modo, valiéndose para ello de un Informe pericial: que realiza un pronóstico de cuáles hubiesen sido las unidades vendidas por la demandante en condiciones normales, que concluye que las unidades de bicicletas EX1 que ha dejado de vender hasta marzo de 2015 asciende a 3.327 unidades. Teniendo en cuenta que el beneficio que percibe por cada unidad asciende a 117, 32 euros, la pérdida provocada por la reducción de las unidades vendidas asciende a 390.323,64 euros.

El Tribunal no acepta la cuantificación del daño con arreglo a lo propuesto. El Informe del perito parte de considerar que, en el mes de abril de 2018 se produce un cambio en la tendencia de ventas, pasando de un crecimiento en los últimos meses a un decrecimiento. Y directamente, sin mayor argumentación, atribuye este cambio en la tendencia de las ventas de bicicletas a la actuación irregular de la demandada “tal y como ha quedado descrito en el objeto del presente informe”. Y, a partir de esta premisa no justificada convenientemente, pasa a efectuar el cálculo de la pérdida sufrida. En su lugar la Sentencia reconoce en favor de la demandante la indemnización cuantificada en el 1 por 100 del precio de las bicicletas vendidas, descontando el IVA.

SAP Madrid de 7 de octubre de 2022