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ANTECEDENTES DEL LITIGIO

La entidad D&D DREAM CORP. (en adelante DREAM), lanzó al mercado en 2012 un juego digital llamado “HEAD SOCCER”. Por su parte, LA LIGA NACIONAL DE FUTBOL PRFESIONAL (en adelante LALIGA), solicitó a fecha de 9 de octubre de 2017 el registro ante la OEPM de la marca mixta “LA LIGA HEAD SOCCER”, para productos de la clase 9; entre los que se incluyen “software de juegos informáticos para su uso en teléfonos móviles y celulares”. La marca con nº3.686.122 fue concedida en ausencia de oposiciones.

 

A fecha de 23 de octubre del mismo año, DREAM solicitó el registro de la marca europea con signo denominativo “HEAD SOCCER” ante la EUIPO. A este registro se opuso LALIGA alegando riesgo de confusión con su marca nacional.

Ante esta situación, DREAM presentó demanda frente a LALIGA, solicitando la nulidad de la marca española, en virtud de los arts. 6.2 d), 51.1 b) y 52 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM).

Frente a dicha demanda, el Juzgado de lo Mercantil desestimó las pretensiones de la parte actora, tanto por la causa de nulidad relativa que se pedía en virtud de los arts. 6.2 d) y 52, como por la causa de nulidad absoluta del art. 51.1 b) LM. Para ello se fundamentó en la falta de acreditación de la notoriedad del signo “HEAD SOCCER” a fecha de la solicitud por parte de LALIGA, así como en la inexistencia de riesgo de confusión entre el signo figurativo “LA LIGA HEAD SOCCER” y el denominativo “HEAD SOCCER”.

A tenor de la anterior decisión, DREAM interpuso recurso de apelación ante la a Audiencia Provincial de Madrid.

DECISIÓN

En este caso, se estimó el recurso de apelación, revocando la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil. Se declaró la nulidad de la marca.

A esta conclusión se llegó por dos razones. La primera, fue la apreciación de riesgo de confusión o asociación entre los signos. Esto se consideró probado debido a diversos motivos, como que compartieran una parte denominativamente idéntica, que fueran figurativamente casi idénticos, pero, sobre todo, por el hecho de que LALIGA se opusiera al registro de la marca de la Unión “HEAD SOCCER” por DREAM, en junio de 2019, alegando precisamente riesgo de confusión con su marca nacional anterior “LA LIGA HEAD SOCCER”. La segunda razón, fue la mala fe de LALIGA en el registro de su signo, pues al ser una entidad dedicada al mundo del fútbol, y conocer el campo de las aplicaciones informáticas, no podía ignorar el signo de la parte actora, resultando inverosímil que optara de forma espontánea por la palabra “SOCCER”, que ni siquiera es usada a nivel europeo. Por todo ello, se estima que LALIGA solicitó el registro de la marca anterior conociendo que DREAM utilizaba el signo para identificar su juego digital, pudiendo esto impedir el posterior registro del signo por el demandante y, por lo tanto, actuando con mala fe de acuerdo con el art. 51.1 b) LM.

Por lo tanto, se estima el recurso de apelación. Se declara la nulidad de la marca “LA LIGA HEAD SOCCER” propiedad de LALIGA, y se ordena a la OEPM a la cancelación de la inscripción registral correspondiente.

SAP de Madrid de 20 de mayo de 2022 (D&D DREAM CORP  v. LA LIGA NACIONAL DEL FUTBOL PROFESIONAL)