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ANTECEDENTES DEL LITIGIO

En noviembre de 2014, PWT A/S obtuvo el registro internacional designando a la UE de la siguiente marca para productos, entre otros, de la clase 25. En junio de 2016, Rolex SA formuló oposición al registro de la marca impugnada, basada en las siguientes marcas anteriores de la UE, para productos de la clase 14, entre otros. La División de Oposición estimó la oposición.

PWT interpuso un recurso ante la EUIPO contra la resolución anterior, y la Sala de Recurso lo estimó en lo que respecta a los productos de la clase 25. Consideró que los “vestidos, calzados, sombrerería” de la clase 25 no eran similares a los “relojes” de la clase 14. En lo que se refiere al art. 8.5 del RMC, consideró que se había acreditado la notoriedad, pero sólo para la marca compuesta anterior y únicamente para los relojes de pulsera.

Rolex decidió interponer recurso de casación ante el Tribunal General contra la citada resolución impugnada.

DECISIÓN

En este caso, se desestimó el recurso, confirmándose la resolución impugnada de la Sala de Recurso en la que se desestimó la oposición de Rolex por lo que respecta a los productos de la clase 25.

La solicitante de oposición invocó dos motivos, basados en la infracción de los arts. 8.1 b) y 8.5 RMC.

Por lo que se refiere al primer motivo, Rolex reprochó a la Sala de Recurso haber considerado erróneamente que no había similitud entre los productos de que se trataba. El Tribunal dio la razón a la Sala de Recurso en la resolución impugnada, en el sentido de que dichos productos eran diferentes en cuanto a su naturaleza y destino, ya que los primeros estaban destinados a vestir el cuerpo humano y los segundos a ser llevados para el adorno personal. Añadió que, el hecho de que los productos de que se trata puedan venderse en los mismos establecimientos comerciales, como los grandes almacenes, no es especialmente significativo, ya que en tales establecimientos pueden encontrarse productos de muy distinta naturaleza, sin que los consumidores crean automáticamente que tienen el mismo origen. Por otra parte, el mero hecho de que las prendas de vestir y los relojes sean designados, en un informe de la OCDE y de la EUIPO sobre el comercio mundial de falsificaciones, como susceptibles de ser artículos de lujo, carece de pertinencia a efectos de acreditar cualquier similitud entre los productos controvertidos. En un procedimiento de oposición, la comparación de los productos debe referirse a la descripción de los productos designados por las marcas en conflicto y no a los productos para los que se utilizan efectivamente las marcas.

En el segundo motivo en relación con el art. 8.5, Rolex alegó que la resolución impugnada contenía errores en la apreciación de la similitud de los signos y que no declaró que el uso de la marca solicitada se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca compuesta anterior o iría en detrimento de los mismos. En este sentido, el Tribunal afirmó con carácter preliminar que las alegaciones de la demandante no permiten identificar el perjuicio o los perjuicios previstos en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 que podría causar a la marca compuesta anterior, en su perjuicio, el uso de la marca solicitada. Por las alegaciones de la demandante, sólo infiere que existe un riesgo de perjuicio, que no identifica, para la reputación de la marca compuesta anterior. En este sentido, el Tribunal recuerda que para alegar la infracción del art. 8.5, el solicitante está obligado a probar que existe un riesgo serio de que se produzca en el futuro uno de los tipos de perjuicio. Por lo tanto, los anexos no pueden servir de base para desarrollar un motivo expuesto de forma sumaria en la demanda mediante la presentación de quejas o alegaciones que no figuran en dicha demanda.

Procede desestimar el recurso y, en consecuencia, la Sala de Recurso rechazó correctamente la oposición por lo que respecta a los productos de la clase 25.

[Caso T‑ 726/21, ECLI:EU:T:2023:6, 18/01/2023]