Leider ist der Eintrag nur auf Europäisches Spanisch und Amerikanisches Englisch verfügbar. Der Inhalt wird in der Standard-Sprache dieser Website angezeigt. Sie können einen Link anklicken, um zu einer anderen verfügbaren Sprache zu wechseln.

En 1996, los hermanos Roncato se repartieron el control de sus sociedades dedicadas principalmente a la fabricación y comercialización de maletas. Para ello, llegaron a un acuerdo por el que se comprometían a no crear confusión respecto a los productos y marcas comercializados bajo el nombre común “Roncato”.

No obstante, la mercantil VALIGERIA RONCATO S.P.A, (de ahora en adelante VALIGERIA) perteneciente a uno de los hermanos, inició acciones legales por infracción de sus reseñadas marcas contra la sociedad del otro hermano BAULIFICIO ITALIANO SORELLE RONCATO S.R.L. (de ahora en adelante BAULIFICIO) por la comercialización no autorizada de maletas identificadas con la marca Roncato en determinados supermercados españoles y en la plataforma Amazon. Según la actora, dicho uso no quedaba amparado bajo la marca titularidad de BAULIFICIO, ya que la marca empleada no designaba productos en la clase 18 (concretamente maletas), pues la demandada únicamente podía comercializar maletas bajo la marca figurativa carente de la palabra RONCATO.

La demandante solicitó que se declarara su derecho exclusivo y excluyente al uso de sus marcas en el tráfico económico, que se revocara cualquier acuerdo que implicara la explotación compartida en España de marcas que contuvieran el distintivo RONCATO, y que se revocara cualquier autorización que la actora hubiera otorgado en el pasado a la demandada. Como petición subsidiaria, se solicitaba que se declarase el incumplimiento, por parte de la demandada, del acuerdo de 1996, por haberse extralimitado en sus facultades. Asimismo, se pedía que, previa declaración de la infracción de las marcas de la demandante, se condenara a la demandada a cesar en la conducta infractora, a retirar del tráfico y destruir los productos que incorporaran los signos infractores y a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios derivados de la infracción de las marcas.

La demanda fue desestimada en primera instancia porque el acuerdo de 1996, no versaba sobre el uso de las marcas anteriores (titularidad de VALIGERIA), sino sobre el uso no confusorio del patronímico. Se trataba de un acuerdo de convivencia pacífica no revocable, y no de la prestación de consentimiento para utilizar la marca de un tercero. Tras concluir que no había riesgo de confusión, se desestimó la infracción. En segunda instancia, la Audiencia Provincial señaló que el acuerdo establecía el uso compartido en pie de igualdad del patrocinio RONCATO, siempre que no se causara confusión entre los destinatarios, y concluyó también que la disparidad de los signos impedía que se produjera un riesgo de confusión que diera lugar a una acción de infracción. Es cierto que BAULIFICIO utilizaba de forma diferente el signo gráfico del que era titular para la clase 18 (maletas). No obstante, dicho uso no altera el carácter distintivo de la marca registrada.

La demandante recurrió ante el Tribunal Supremo alegando, principalmente, que tiene facultad para desistir del acuerdo y que la interpretación realizada por la Audiencia Provincial era errónea, ya que, en su opinión, dicha interpretación no responde a la voluntad de las partes. La parte actora considera que el desistimiento del acuerdo implica la plena recuperación del ius prohibiendi incito en sus registros de marca anteriores.

No obstante, el Tribunal General considera que la interpretación del acuerdo de 1996, realizada por la Audiencia Provincial parte de la dicción literal y es acorde con la voluntad de las partes, a la vista de la totalidad de lo convenido, ya que el nombre común es RONCATO, que coincide con el apellido de los hermanos y es el elemento común de las sociedades. Por tanto, del uso concretado y de los antecedentes del caso (ambos hermanos eran copropietarios de esas sociedades y participaban en pie de igualdad en los negocios) se deduce que la voluntad de las partes era compartir el patrocinio RONCATO en condiciones de igualdad. Asimismo, la división de las sociedades se realizó bajo la condición de que ambos hermanos podían utilizar el término común RONCATO, que, al ser reconocido en el mercado de las maletas, tenía un valor especial.

El acuerdo presupone el reconocimiento por ambas partes de que las dos tienen derecho a utilizar la denominación RONCATO pero no, como consideraban la parte demandante, que era VALIGERIA quien había cedido un derecho previo que sólo le correspondía a ella. En un acuerdo o convenio como el alcanzado por las partes, ninguna de ellas tiene derecho a desistir de forma unilateral y dejar sin efecto lo convenido.

El Tribunal Supremo confirma la resolución recurrida, ya que ambos hermanos tienen derecho a utilizar el patrocinio RONCATO, pues así lo pactaron. Asimismo, la disparidad de los elementos gráficos adicionales impide que podamos hablar de signos idénticos o similares. Por lo tanto, se desestima la demanda de infracción de marca en su totalidad así como también las peticiones subsidiarias.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) 214/2026 de 12 de febrero de 2026